이 사건 등록디자인(침대용 헤드)의 등록권리자 A는 2019. 9. 11. 동종업자 B가 실시하는 확인대상디자인(침대용 헤드)이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다는 적극적 권리범위확인심판을 청구하였고, 특허심판원은 2019당3417 사건으로 심리하여 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지된 비교대상디자인 2(심결취소 소송에서의 선행디자인 2)와 전체적으로 느껴지는 심미감이 동일하여 자유실시디자인에 해당하므로, 이 사건 등록디자인과 대비할 필요도 없이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하여 청구를 기각하였습니다.

한편 동종업자 B, C는 2020. 9. 8. 이 사건 등록디자인은 그 출원 전에 공지된 선행디자인 1, 2와 동일·유사하므로 그 등록은 무효가 되어야 한다는 이유로 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 2020당2746 사건으로 심리하여 선행디자인 1, 2는 등록권리자 A의 출원 전 자기 공지디자인에 해당한다고 판단(등록권리자 A의 신규성 상실 예외 주장 인정)하여 청구를 기각하였고, 이 심결은 청구인이 불복하지 않아 확정되었습니다.

등록권리자 A는 확인대상디자인이 자유실시디자인에 해당한다는 심결에 불복하여 특허법원에 심결취소 소송을 제기하였고, 특허법원은 2020허5412 사건으로 심리하여 특허심판원의 심결이 적법하다고 판단하였습니다(원고의 청구를 기각).

등록권리자 A는 2020허5412 판결에 불복하여 대법원에 상고하였고, 대법원은 2021후10473 판결을 통하여 ‘확인대상디자인이 등록디자인의 권리범위에 속하는지를 판단할 때 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 디자인이 누구나 이용할 수 있는 공공의 영역에 있음을 전제로 한 자유실시디자인 주장은 허용되지 않는다’라고 판시하면서 원심판결을 파기하였습니다.

특허법원은, 아래와 같은 이유를 들어 ‘공지디자인이 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거에 해당하는 경우, 그 공지디자인에 기초한 제3자의 자유실시디자인 항변은 허용될 수 없다’라는 원고의 주장은 허용되지 않는다고 판결하였습니다.

1) 신규성 상실 예외 규정은 '디자인 등록의 요건' 판단에 있어서 공지 디자인이 공지된 것으로 보지 않겠다는 것으로 명시하고 있을 뿐이다.

2) 디자인등록출원 이전 이미 공공의 영역에 놓인 디자인은, 출원자 스스로에 의한 공지를 포함하여, 누군가의 독점권의 대상이 될 수 없고 모든 이에 의하여 자유롭게 실시될 수 있어야 함이 원칙이다(디자인보호법 제33조 제1항, 제2항). 그러나 이러한 신규성, 창작비용이성에 관한 원칙을 디자인등록에 있어 너무 엄격하게 적용하면 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 지나치게 가혹하여 형평성을 잃게 되거나 산업의 발전을 도모하는 디자인보호법의 취지에 맞지 않는 경우가 생길 수 있으므로, '제3자의 권익을 해치지 않는 범위 내에서' 등록 여부 및 등록의 유효성 판단에 있어 예외규정을 둔 것이다(대법원 2017. 1. 12. 선고 2014후1341 판결 참조).

3) 신규성 상실 예외가 그 공지디자인에 기한 자유실시디자인 항변까지 불가능하게 한다면 이는 제3자의 이익을 해하지 않는 한도에서 형평을 도모하기 위해 위 예외규정을 도입한 취지에 반하게 된다. 특히 현행 디자인보호법은 위와 같은 예외를 인정받을 수 있는 시기를 디자인등록무효심판에 대한 답변서를 제출할 때까지 가능한 것으로 규정하여 그 절차적 요건을 충족시킬 수 있는 시간적 범위를 매우 확장시키고 있는바, 이와 같은 경우 제3자의 이익을 해할 개연성은 더 높아질 수 있다.

4) 자유실시디자인의 법리는 합리적인 분쟁해결을 위해 대비대상을 공지디자인과 확인대상디자인으로 할 뿐 등록디자인을 대비의 대상 자체로 삼지 아니한다. 그런데 원고 주장과 같은 견해에 의할 경우, 해당 공지디자인이 '등록 디자인과의 관계'에서 법문상 등록디자인의 신규성, 창작비용이성 판단에 대한 예외 허용을 위한 각 요건을 갖추었는지를 우선적으로 판단하여야 하므로, 위와 같은 자유실시디자인 항변을 허용하는 취지에도 부합하지 않는다.

5) 예외 대상이 되는 공지디자인과 출원디자인 사이의 동일·유사여부는 신규성 상실 예외 규정이 적용되기 위한 요건이 아니고, 등록디자인권의 권리범위 판단과 자유실시디자인 항변은 대비의 대상 및 판단 내용을 달리하므로, 신규성 상실 예외 대상이 되는 공지디자인에 기해 자유실시항변을 할 수 있다고 하더라도 그 디자인권에 대하여 신규성 상실 예외를 인정하여 등록을 허용할 실익이 없다고 볼 수 없다.

6) 거래과정에서 특정인에 의해 창작된 디자인 제품을 직접 건네받은 자가 그 디자인권이 출원되기 전에 이를 그 제공목적에 위반하여 부정하게 사용하는 경우, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 등 다른 법에 의한 보호도 허용될 수 있으므로 디자인보호법 내에서만 권리구제 방안을 고려할 것은 아니다.

대법원은, 아래의 1) 내지 5)를 설시하면서 ‘다음과 같은 디자인보호법의 신규성 상실 예외 규정 등 관련 규정의 문언과 내용, 그 입법 취지, 자유실시디자인 법리의 본질 및 기능 등을 종합하여 보면, 확인대상디자인이 등록디자인의 권리범위에 속하는지를 판단할 때 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라쉽게 실시할 수 있는 디자인이 누구나 이용할 수 있는 공공의 영역에 있음을 전제로 한 자유실시디자인 주장은 허용되지 않고, 확인대상디자인과 등록디자인을 대비하는 방법에 의하여야 한다’라고 판결하였습니다.

1) 디자인보호법은 출원 전에 공지·공용된 디자인이나 이와 유사한 디자인, 공지·공용된 디자인으로부터 쉽게 창작할 수 있는 디자인은 원칙적으로 디자인등록을 받을 수 없도록 규정하고 있다(디자인보호법 제33조). 그러나 이러한 신규성 및 창작비용이성에 관한 원칙을 너무 엄격하게 적용하면 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 지나치게 가혹하여 형평성을 잃게 되거나 산업의 발전을 도모하는 디자인보호법의 취지에 맞지 않는 경우가 생길 수 있으므로, 예외적으로 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 일정한 요건과 절차를 갖춘 경우에는 디자인이 출원 전에 공개되었다고 하더라도 그 디자인은 신규성 및 창작비용이성을 상실하지 않는 것으로 취급하기 위하여 신규성 상실의 예외 규정(디자인보호법 제36조)을 두었다(대법원 2017. 1. 12. 선고 2014후1341 판결 참조).

2) 신규성 상실 예외 규정의 적용을 받아 디자인으로 등록되면 위 예외 규정의 적용 없이 디자인 등록된 경우와 동일하게 디자인권자는 업으로서 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 권리를 독점한다(디자인보호법 제92조). 즉, 디자인등록출원 전 공공의 영역에 있던 디자인이라 하더라도 신규성 상실 예외 규정의 적용을 받아 등록된 디자인과 동일 또는 유사한 디자인이라면 등록디자인이 등록무효로 확정되지 않는 한 등록디자인의 독점·배타권의 범위에 포함되는 것이다.

3) 신규성 상실의 예외를 인정함으로써 그 근거가 된 공지디자인을 기초로 등록디자인과 동일 또는 유사한 디자인을 실시한 제3자가 예기치 않은 불이익을 입는 경우가 있을 수 있는데, 디자인보호법은 위와 같은 입법적 결단을 전제로 제3자와 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자 사이의 이익균형을 도모하기 위하여 제36조 제2항에서 신규성 상실 예외 규정을 적용받아 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 준수해야 할 시기적·절차적 요건을 정하고 있고, 신규성 상실 예외 규정을 적용받더라도 출원일자체가 소급하지는 않는 것으로 하였다.

4) 한편 등록디자인과 대비되는 확인대상디자인이 등록디자인의 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 것인 때에는 등록디자인과 대비할 것도 없이 그 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 볼 수 있는데(대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결 참조), 이는 등록디자인이 공지디자인으로부터 쉽게 창작 가능하여 무효에 해당하는지 여부를 직접 판단하지 않고 확인대상디자인을 공지디자인과 대비하는 방법으로 확인대상디자인이 등록디자인의 권리범위에 속하는지를 결정함으로써 신속하고 합리적인 분쟁해결을 도모하기 위한 것이다(대법원 2017. 11. 14. 선고 2016후366 판결 참조). 이와 같은 자유실시디자인 법리는 기본적으로 등록디자인의 출원전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 디자인은 공공의 영역에 있는 것으로서 누구나 이용할 수 있어야 한다는 생각에 기초하고 있다. 그런데 디자인등록출원 전 공공의 영역에 있던 디자인이라고 하더라도 신규성 상실 예외 규정의 적용을 받아 등록된 디자인과 동일 또는 유사한 디자인이라면 등록디자인의 독점·배타권의 범위에 포함되게 된다. 그렇다면 이와 같이 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 디자인이 누구나 이용할 수 있는 공공의 영역에 있다고 단정할 수 없으므로, 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인을 기초로 한 자유실시디자인 주장은 허용되지 않는다.

5) 제3자의 보호 관점에서 보더라도 디자인보호법이 정한 시기적·절차적 요건을 준수하여 신규성 상실 예외 규정을 받아 등록된 이상 입법자의 결단에 따른 제3자와의 이익균형은 이루어진 것으로 볼 수 있다. 또한 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인을 기초로 한 자유실시디자인 주장을 허용하는 것은 디자인보호법이 디자인권자와 제3자 사이의 형평을 도모하기 위하여 선사용에 따른 통상실시권(디자인보호법 제100조) 등의 제도를 마련하고 있음에도 공지디자인에 대하여 별다른 창작적 기여를 하지 않은 제3자에게 법정 통상실시권을 넘어서는 무상의 실시 권한을 부여함으로써 제3자에 대한 보호를 법으로 정해진 등록디자인권자의 권리에 우선하는 결과가 된다는 점에서도 위와 같은 자유실시디자인 주장은 허용될 수 없다.

본 대법원 판결은 신규성 상실 예외 주장의 근거가 된 공지디자인과 동일·유사하거나 이(들) 공지디자인으로부터 쉽게 실시할 수 있는 확인대상디자인에 대한 자유실시디자인 항변은 허용되지 않는다고 판시한 최초의 판례로서 큰 의미가 있다고 할 것입니다. 그러나 아래와 같은 사유로 이 법리에 대한 보다 면밀한 추가 검토가 필요하다고 사료됩니다.

1) 디자인보호법 제36조 제1항은 출원인이 디자인등록출원 전에 자기의 어떤 디자인1)을 공지시킨 후 12월 이내에 당해 출원인이 디자인등록 출원한 디자인에 대해 신규성 및 창작비용이성의 등록요건을 적용할 때 자기 공지디자인은 공지되지 않은 것으로 본다고 규정하고 있을 뿐이어서, 출원 전 공지디자인은 당해 출원인이 출원한 디자인의 등록요건에만 영향을 미칠 뿐이고 일반적인 공지디자인의 지위는 여전히 가지고 있다는 점, 2) 자기 공지를 포함한 출원전 공지디자인은 누군가의 독점권의 대상이 될 수 없는 자유실시디자인이 되어야 하고, 신규성 상실 예외 규정은 ‘제3자의 권익을 해치지 않는 범위 내’에서 출원된 디자인의 ‘등록 여부 및 등록의 유효성’ 판단에 국한한 예외 규정이라는 것이 기존 대법원의 법리라는 점(2014후1341 판결 참조), 3) 디자인등록 출원은 원칙적으로 공지전에 출원하여야 함이 원칙이므로 출원인이 출원 전 스스로 공지함으로써 발생할 수 있는 산업계의 이용 가능성에 대한 위험은 출원인이 부담하여야 한다는 점, 4) 공지디자인의 이용 도모는 디자인보호법의 목적이고, 고의든 부주의이든 공공의 영역에 놓인 디자인을 선의로 이용하거나 선의로 쉽게 변형하여 실시한 자에게도, 최초 공지 시점부터 약 1년(12월 이내)이 경과한 이후에 출원하여 신규성 상실 예외 규정으로 등록받은 후 권리침해를 주장(공공의 영역에 있는 공지디자인을 선의로 먼저 이용하여 실시한 자에 대한 추후 권리침해 주장)하는 것이 산업 발전2)과 사회정의에 부합한다고 할 수 있는지 의문이 든다는 점, 5) 신규성 상실 예외의 효과는 ‘제3자의 권익을 해치지 않는 범위 내’에서만 제한적으로 발생하는 것이고, 이는 자기 공지디자인에 의한 자기 출원디자인의 권리 불성립의 예외만으로도 충분하다고 할수 있다는 점, 6) 이 사안에서 확인대상디자인은 선행디자인 2를 그대로 모방한 것이 아니라, 선행디자인 2를 변형하여 실시한 것이고3), 만약 확인대상디자인을 이 사건 등록디자인의 출원 전에 실시하였다면, 이 또한 일반적인 공지디자인의 지위에서 이 사건 등록디자인의 등록을 차단(타인의 공지디자인에 의한 신규성 상실)하였을 것이라는 점 등을 고려하면 특허법원 판결(2020허5412)에 적법성의 무게가 더 실린다고 할 수도 있으므로 학계, 법조계, 변리업계 등의 활발한 추가 논의와 검토가 필요하다고 판단됩니다. 부언하면, 본 대법원판결은 이 사건과 관련해서 상당 부분 합리적인 판단이라고 할 수 있으나, 일반적인 경우까지 모두 포괄할 수 있는 보편적인 법리로 인용할 수 있는지는 추가적인 논의가 필요하다고 판단됩니다. 끝.