법무법인 다래
유럽특허청의 구술심리 절차 - 박진석 파트너 변리사
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- 578
- 작성일
- 2023.06.16
유럽특허청(EPO)은 심사단계와 심판단계에서 구술심리(oral proceeding) 절차를 운영하고 있다. 이하에서는, 심사관의 거절이유 극복을 위한 심사단계에서의 구술심리 절차의 특징과 대응방법을 살펴 본다.
심사 과정에서 출원인은 유럽특허청(EPO)의 심사관으로부터 통상 1회 이상의 거절이유를 받게 된다. 출원인이 심사관의 거절이유를 극복하기 위해 의견서와 보정서를 제출하면서, 출원인은 구두 심리를 조건부로 신청함으로써(conditional request for oral proceeding), 출원이 거절결정되기 전에 구두 심리 절차가 진행될 수 있도록 할 수 있다.
일반적으로, 거절이유 통지서에 대해 제출하는 의견서의 후반부에 ‘As a last resort we request Oral Proceedings before any adverse decision is taken, including refusing this application’ 같은 문구를 삽입함으로써, 거절결정을 내리기 이전에 구술심리 개최를 통해 출원인의 주장을 개진할 기회를 달라는 요청을 하여 조건부 구술심리 신청이 이루어진다.
심사관은 거절이유 통지서 및 답변서에 의한 서면심리를 통해 심사가 합리적인 시간 내에서 진행될 수 없다고 판단되고, 출원인이 조건부 구술심리 신청을 한 경우, 구술심리 개최 통지서(summons to oral proceeding)을 출원인에게 통지하게 된다. 만약, 출원인이 조건부 구두 심리 신청을 하지 않은 경우에는, 심사관은 거절결정(decision to refuse) 통지서를 발송한다.
구술심리 개최 통지서는 심사관이 지적한 모든 거절 이유에 대해, 출원인이 답변서를 통해 답변을 했지만, 심사관이 지적한 종전의 거절이유가 해소되지 않았고, 조건부 구술심리 신청이 있는 경우에 발부된다.
상기 구술심리 개최 통지서에 첨부되는 거절이유 리스트에 심사관이 모든 거절이유를 명확하게 지적하고, 이에 대한 반박으로 출원인이 적절한 보정서 및 의견서를 제출하면, 구술심리 절차를 진행하지 않고서도, 특허 등록 절차로 이어질 수 있다. 만일, 출원인이 구술심리 절차의 진행없이 심판절차를 진행하고자 하는 경우에는, 이전에 신청한 구술심리 신청을 취하하여야 한다.
통상, 구술심리 개최 통지에 대한 답변서(written submission)는 구술심리 기일로부터 1개월 이전에 제출되어야 한다. 답변서는 의견서와 함께 주 보정서(main request)와 복수 개의 예비적 보정서(auxiliary request)를 포함하여 제출할 수 있다.
새롭게 제출된 보정서가 구술심리 일자 이전에 제출되고, 심사관이 구술심리 개최 통지에 대한 출원인의 답변시 제출된 보정서에 대해 특허 허여가 가능하다고 판단하면, 출원인에게 연락하여 구술심리 절차를 진행할 필요가 있는 지를 결정한다.
구술심리 개최 통지서에 대해 제출된 주 보정서(main request)에 특허성이 있다고 판단되는 경우에는 구술심리 절차를 취소할 수 있다. 또한, 심사관이 주 보정서는 특허 허여가 가능하지 않지만, 예비적 보정서가 특허 허여 가능하다고 판단하고, 출원인이 예비적 보정서에 따른 보정에 동의하는 경우, 마찬가지로 구술심리 절차는 취소되고, 특허 등록 절차가 진행된다.
상기의 이유로, 유럽특허청의 구술심리 절차는 개최 이전에 아래 통계와 같이 상당 수가 취소되는 경향이 있다.
<유럽특허청의 연도별 구술심리 개최현황>
실무적으로 구술심리 절차의 참석없이 답변서(written submissions)만 제출하는 경우 출원이 거절 결정될 가능성이 높지만, 그럼에도 불구하고 출원인이 구두 심리에 참석하지 않는 상태에서, 구두 심리 절차가 진행되도록 하는 경우가 많다. 그 주된 이유는 구술심리가 유럽 특허청의 뮌휀이나 헤이그 사무소에서 이루어지는데, 유럽 대리인 사무소가 구술심리가 열리는 유럽 특허청에서 멀리 떨어진 경우, 유럽 대리인이 구두 심리에 참석하기 위해서는 많은 비용이 소요되기 때문이다. 이러한 경우, 사건의 중요도를 고려해서, 구술심리 절차의 참석없이, 서면 답변서를 제출한 후 거절결정이 내려지면 심판절차를 진행하도록 하는 경우가 많다.
구술심리의 결과는 대개 당일날 나오게 되므로 구술심리의 개최 이전에 다양한 보정안의 승인 가능성을 사전 검토하고 심사관의 기존 거절이유에 대한 철저한 분석과 회의진행 및 예상질문에 대한 대비가 필요하다.
이처럼, 유럽특허청의 절차는 특허출원의 심사과정에서 거절이유를 극복하고 심사부와의 대면 회의 또는 영상 회의를 통해 다양한 범위의 보정안을 제출하여 특허등록 가능성을 높이는데 활용될 수 있는 매우 유용한 절차이다.
박진석 파트너 변리사