한편, 사후적 고찰의 오류 방지 원칙과 관련하여, 2022년 1월 13일자로 선고된 대법원 판례가 있는 바, 여기서의 진보성 판단 방법을 한번 살펴보고자 한다.

대법원 2022. 1. 13. 선고 2019후12094 판결 [거절결정(특)] [공2022상,369]

판결요지

[1] 발명의 진보성 유무를 판단할 때에는 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이와 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있는데도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안 된다.

[2] 제시된 선행문헌을 근거로 어떤 발명의 진보성이 부정되는지를 판단하기 위해서는 진보성 부정의 근거가 될 수 있는 일부 기재만이 아니라 선행문헌 전체에 의하여 통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비·판단하여야 한다.

(판결이유)

선행발명에는 용융 염욕의 바람직한 점도가 ‘100포이즈 이하’라고 기재되어 있고 점도의 하한이 기재되어 있지 않으므로, 위 기재 부분만 볼 때에는 선행발명의 점도 범위에 이 사건 제1항 발명의 점도 범위가 포함되는 것처럼 보이기는 한다. 그러나 선행발명은 용융 염욕에 침지시킨 강대 표면에 응고 피막을 형성시킬 수 있을 정도의 부착성이 있는 점도 범위를 전제로 하는 발명이므로, 통상의 기술자는 선행발명의 전체적인 기재를 통해 응고 피막을 형성시킬 수 있는 최소한의 점도가 점도 범위의 하한이 되리라는 점을 합리적으로 인식할 수 있다. 한편 점도가 100포이즈에 비해 지나치게 낮아서 이 사건 제1항 발명과 같이 ‘0.3·10^-3Pa.s~3·10^-1Pa.s’의 범위, 즉 ‘0.003포이즈~3포이즈’의 범위가 되면, 강대를 염욕에 침지시킨 후 취출하더라도 용융 염이 강대 표면에 부착되지 않아 몇몇 액적만이 강대의 표면에 잔류할 뿐 응고 피막이 형성될 수 없다. 따라서 선행발명의 점도를 응고 피막이 형성될 수 없을 정도인 ‘0.3·10^-3Pa.s~3·10^-1Pa.s(즉, 0.003포이즈~3포이즈)’의 범위까지 낮추는 방식으로 변형하는 것은 선행발명의 기술적 의의를 상실하게 하는 것이므로, 통상의 기술자가 쉽게 생각해 내기 어렵다고 보인다.

또한 선행발명에는 “Li2O은 응고 피막의 열 팽창 계수를 높이지 않고 욕의 용융 온도를 낮게 할 목적으로 6.0%까지 첨가할 수 있다. 6.0%를 초과하는 Li2O의 첨가는 응고 피막과 강대 표면의 밀착성이 지나치게 양호하여, 응고 피막의 박리성이 나빠지기 때문에 피해야 하는 것이다.”라고 기재되어 있다. 이는 용융 염욕 조성과 관련하여 6.0%w를 초과하는 Li2O의 첨가에 관한 부정적 교시로 볼 수 있으므로, 이 사건 제1항 발명을 이미 알고 있는 상태에서 사후적으로 고찰하지 않고서는 통상의 기술자가 이와 같은 부정적 교시를 무시하고 선행발명의 Li2O의 조성비율을 10%w≤Li2O≤45%w로 변경하기는 어렵다.

상기 2019후12094 판결에서는, 해당 발명의 일 구성 요소는 선행발명의 기술적 의의를 상실하게 하는 것이고, 또한 선행발명에서는 해당 발명의 다른 구성 요소를 부정적으로 교시하고 있다는 점에서 통상의 기술자가 선행발명으로부터 해당 발명을 쉽게 발명할 수 있다고 볼 수 없다고 보아, 사후적 고찰의 오류를 언급하면서 해당 발명의 진보성을 부정한 원심 판결을 파기하고 환송한다고 판시하였다.

위 판시 내용을 참작하여 볼 때, 출원인 또는 특허권자로서는 발명의 진보성이 부정된다고 판단 받은 경우, 적어도 발명의 구성 요소가 선행발명의 기술적 의의를 상실하게 하는 사정이 있거나, 선행발명에 발명의 구성 요소를 부정적으로 교시하거나 저해하는 기재 내용이 있다면, 사후적 고찰의 오류 방지 원칙을 우선하여 생각해볼 수 있겠다.

Ⅲ. 결어

출원발명의 심사, 심판, 소송에 있어서, 그리고 특허등록이 완료된 발명의 무효 심판, 소송에 있어서, 진보성 판단 시 사후적 고찰의 오류는 매우 중요한 쟁점이 될 수 있다.  이에, 이러한 사후적 고찰의 오류는 선행발명을 특정하는 단계에서부터 개입되기 쉬우므로, 처음 선행발명을 파악하는 단계에서부터 사후적 고찰의 오류를 차단할 수 있는 제도적 장치나, 일반적으로 활용할 수 있는 지침 등이 마련될 필요성이 있다고 보인다.  또한, 발명의 출원을 준비하거나, 특허발명의 무효를 저지하고자 하는 입장에서는, 사후적 고찰의 오류가 문제될 수 있다고 보이는 경우라면, 이를 구체적으로 주장하고 치열하게 다투어 보는 것이 바람직하다고 판단된다.