법무법인 다래
특허거절결정에 대한 불복과 분리출원
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- 277
- 작성일
- 2022.10.24
1. 들어가며
특허출원 후 심사청구를 하면 특허청의 심사 과정을 거쳐 등록결정 혹은 거절결정을 받게 된다. 특허청으로부터 등록결정을 받은 경우에는 등록료를 납부하면서 등록절차를 밟으면 되지만 특허청으로부터 거절결정을 받은 경우 거절결정 이후의 절차에 익숙하지 않은 출원인들로서는 어떻게 대응할지를 판단하는 것이 쉽지 않다. 이하에서는 2022년 4월 20일부터 시행되는 2021. 10. 19. 개정 특허법을 반영하여 거절결정 이후의 절차와 대응 방안에 대해 간략히 소개한다.
2. 재심사와 거절결정불복심판
특허출원이 거절결정된 경우 현행 특허법에서는 거절결정에 대한 불복의 방법으로 재심사 청구와 거절결정불복심판 청구 중에서 선택할 수 있다.
재심사는 심사관이 거절결정한 특허출원에 대하여 출원인이 거절결정등본을 송달받은 날로부터 3개월1) 이내에 명세서 또는 도면을 보정2)하고 재심사를 청구하여 심사관으로 하여금 보정된 출원을 다시 심사하게 하는 제도이다.
재심사 청구된 출원은 통상 거절결정한 심사관이 다시 심사하게 된다 재심사를 통해 다시 거절결정된 출원에 대해 재심사를 청구할 수는 없다.
거절결정불복심판은 거절결정된 출원에 대하여 특허심판원의 심판관으로 하여금 심사관의 거절결정이 정당한지를 판단하도록 하는 제도이다. 거절결정 불복심판 청구 시에는 명세서를 보정할 수는 없고 거절결정된 청구항 그대로 판단을 받게 된다 재심사에서 다시 거절결정된 출원에 대해서도 거절결정불복심판을 청구할 수 있고, 이 경우 재심사 당시 보정된 청구범위가 판단 대상이 된다. 다만 거절결정불복심판을 청구한 후에는 재심사 청구를 할 수는 없다.
이와 같이 재심사제도는 보정을 요건으로 하고 있고 통상 거절결정한 심사관이 다시 심사한다는 점이 특징이므로 심사관의 판단을 바꿀 정도의 의미있는 보정을 할 수 있는 경우에 활용하는 것이 적합하다. 거절결정불복심판은 보정을 할 수 없다는 것과 원래 거절결정한 심사관이 아닌 특허심판원의 심판관이 거절결정의 적법성에 대해 판단한다는 점에 특징이 있으므로 심사관의 거절결정에 문제가 있다고 생각되는 경우에 활용하는 것이 적합하다.
3. 분리출원
2021. 10. 19. 개정 특허법에 의해 분리출원 제도가 도입되었다. 분리출원은 거절결정불복심판의 기각심결을 받은 후 특허법원에 제소할 수 있는 기간 내에 거절결정 당시 거절이 되지 않은 청구항만 별도로 분리하여 출원하는 것이다.
거절결정서에서 일부 청구항은 거절결정되는 청구항으로 기재되고 일부 청구항은 거절되는 청구항으로 기재되지 않는 경우 (또는 일부 청구항은 등록가능한 청구항으로 기재되는 경우)가 종종 있다. 즉, 청구범위의 전체 청구항들 중에서 일부는 거절결정되고 일부는 거절결정되지 않는 경우가 있다.
이와 같이 일부 청구항이 거절결정된 상황에서 출원인이 거절결정에 불복하여 거절결정불복심판을 청구하였으나 기각되는 경우, 기존에는 거절결정되지 않은 청구항에 대한 권리확보도 곤란하였다. 즉, 특허출원에서 하나의 청구항이라도 거절되는 경우에는 해당 특허출원 자체가 거절되므로, 거절결정되지 않은 청구항이나 특허가능한 청구항이 일부 있더라도 이를 활용하기가 곤란했다.
그러나 특허법 개정으로 분리출원 제도가 도입되면서 거절결정에 불복하여 거절결정불복심판을 진행하였으나 기각된 경우에 그 심결의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 그 특허출원의 일부를 새로운 특허출원으로 분리할 수 있게 되었다.
다만, 분리출원 시에는 그 심판청구의 대상이 되는 특허거절결정에서 거절결정되지 아니한 청구항 또는 이 청구항에 대해 최후 보정 요건을 만족하도록 감축 보정된 청구항만 허용된다(2021. 10. 19. 개정 특허법의 제52조의 2). 즉, 분리출원의 경우 거절결정되지 않은 청구항 또는 이를 추가로 감축한 청구항만 허용된다.
분리출원의 이러한 청구범위 제약에도 불구하고, 기존 제도 하에서 거절결정불복심판 청구가 기각된 경우 거절결정되지 않은 청구항 또는 특허가능한 청구항에 대해서도 특허권을 확보할 수 없었던 문제를 분리출원을 통해 해결할 수 있게 되었다는 점에서 분리출원은 출원인들이 유용하게 활용할 수 있는 제도이다.
4. 재심사 청구 대상 확대
2021. 10. 19. 개정 특허법에서는 특허결정된 출원에 대해서도 재심사 청구를 할 수 있게 하였다. 기존에는 거절결정된 경우에만 재심사 청구를 할 수 있었던 것에 비해 재심사 청구 대상이 확대된 것이다.
특허결정을 받은 출원에 대해 등록 절차를 진행하기 전에 청구항을 검토하는 과정에서 청구항의 보완이 필요하다고 판단되는 경우가 있을 수 있다. 이 경우 기존에는 등록 후 정정심판을 통해 청구항을 보완할 수 있었지만, 2021. 10. 19. 개정 특허법에서는 등록을 진행하기 전에 재심사 청구를 통해 청구항을 보완할 수 있도록 함으로써 좀 더 간단한 절차로 청구항을 보완할 수 있게 되었다. 다만, 재심사 청구는 청구범위의 감축 등의 보정만 허용되므로 특허결정된 청구항보다 권리범위를 넓히는 것은 허용되지 않는다.
5. 맺음말
특허출원의 거절결정 후 출원인이 선택할 수 있는 대응 방안으로 크게 재심사 청구와 거절결정불복심판 청구가 있다. 재심사 청구는 청구항을 보정하여 특허청의 심사를 다시 받는 것이고 거절결정불복심판 청구는 청구범위를 보정하지 않고 거절결정된 청구범위 그대로 특허심판원의 심판을 받는 것이라는 점에서 차이가 있고, 둘 중의 어느 절차를 선택할 것인지는 의미 있는 보정이 가능한지에 따라 결정되는 것이 바람직하다.
2021. 10. 19. 개정 특허법에서 도입된 분리출원 제도는 거절결정불복심판이 기각된 경우에도 거절결정되지 않은 청구항을 활용하여 다시 특허결정을 받을 기회를 제공하고 있으므로, 일부 청구항이 거절결정된 상황에서 거절결정불복심판을 청구하는 경우에 유용하게 활용될 수 있다.
1) 2021. 10. 19. 특허법 개정에 의해 기존의 30일에서 3개월로 연장되었다 2022년 4월 20일 이후 거절결정등본을 송달받은 건부터 적용된다.
2) 재심사 청구 시의 보정은 구성 요소의 추가 한정, 택일적 구성 요소의 삭제 등 청구범위를 좁히는 보정만이 허용되고, 구성 요소의 삭제 등과 같이 청구범위를 넓히는 보정은 허용되지 않는다 청구항 내용의 실질적인 변경이 없는 형식적인 보정도 가능하다.