Ⅰ.개정 이유

특허출원인ㆍ특허권자의 권리구제를 확대하기 위하여 특허출원 등의 회복요건을 완화하고, 불필요한 행정 처리를 최소화하도록 특허거절결정 등에 대한 심판 및 재심사의 청구기간을 늘리며, 분할출원의 우선권 주장 기재를 생략할 수 있도록 함으로써 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선 및 보완하고 출원인의 편의를 도모하려는 것임.

또한, 특허결정된 경우에도 출원일로부터 1년 이내에 우선권 주장 출원을 할 수 있도록 그 대상을 특허결정된 특허출원으로 확대하고, 특허거절결정에 대한 심판의 청구가 기각된 후에도 청구항을 분리하여 출원을 할 수 있도록 분리출원제도를 도입하여 특허받을 수 있는 기회를 확대하는 한편, 공유특허권이 타인에게 이전되더라도 실시중인 타공유특허권자에게 통상실시권을 부여하여 실시사업을 계속할 수 있도록 함으로써 공유특허권자를 보호하려는 것임.

Ⅱ.주요 내용

1.특허에 관한 절차ㆍ특허출원ㆍ특허권의 회복요건 완화(제16조제2항, 제67조의3제1항 및 제81조의3제1항)

특허에 관한 절차에서 보정서류의 제출기간이 만료되어 취하 간주되거나 절차에 해당하는 기간을 지키지 못해 무효 처분된 특허출원 또는 특허권을 회복하기 위한 요건으로 책임질 수 없는 사유를 적용함으로써 회복요건이 너무 엄격하여 국민의 권리가 제한될 우려가 있으므로 특허출원 절차의 무효처분 또는 특허출원·특허권의 회복요건을 책임질 수 없는 사유에서 정당한 사유로 완화함.

이에 따라, 기존 “책임질 수 없는 사유”의 제한적 해석으로 약 9%(‘17~’20)에 불과하던 인정률이 증가하여 많은 특허출원인 등이 구제받을 수 있을 것으로 예상됨. 여기서, “정당한 사유”는 상당한 주의의무를 다 하였는지를 의미하며, 구체적으로는 응급입원 등에 따라 심사청구 기간이 도과하는 경우나 은행의 자동납부 시스템의 오류로 연차등록료가 인출되지 않은 경우 등을 들고 있음. 주의할 점은 제17조의 절차의 추후보완 규정의 경우에는 민사소송법 규정(제173조)와의 부합을 위하여 기존과 동일한 “책임질 수 없는 사유” 규정으로 유지된다는 것임. 

상기 개정규정은 이 법 시행 당시 그 사유가 소멸한 날로부터 2개월이 지나지 아니한 경우에도 적용됨.

2.분할출원의 우선권 주장 및 증명서류의 제출 생략(제52조제4항 신설 및 제5항 내지 제7항)

분할의 기초가 된 특허출원(원출원)이 적법하게 우선권 주장 및 증명서류를 제출한 경우에도 그 분할출원에 대해 동일한 절차를 밟도록 함으로써 불필요한 행정 처리가 발생되고, 출원인의 단순한 실수나 오인ㆍ혼동으로 인해 분할출원시 우선권 주장을 누락한 경우에는 분할출원이 자신의 원출원에 의해 거절결정될 수 있는 문제가 있어 이를 보완하기 위해 원출원이 적법하게 우선권 주장 등을 한 경우에 그 분할출원에 대해서도 우선권 주장 및 증명서류를 제출한 것으로 간주함.

상기 개정규정은 이 법 시행 이후 출원한 분할출원부터 적용함.

3.분리출원제도의 도입(제52조제8항 및 제52조의2 신설, 제59조제3항, 제62조제6호, 제92조의2제4항 및 제133조제1항제7호)

현행 분할출원은 특허거절결정의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내의 기간까지만 가능하여 출원인은 특허거절결정의 심판을 청구하면서 청구가 기각되는 경우를 대비하여 출원하지 않아도 되는 분할출원을 함으로써(거절불복심판 청구 시 분할출원 활용률: 40.8%, <‘16~’20>) 불필요한 추가비용을 지출하게 되고, 심판의 청구가 기각되는 경우에는 청구범위에 기재된 발명 중 등록가능한 발명이 있어도 구제가 불가하여 출원인의 특허획득 기회가 제한된다는 문제점이 있어 특허거절결정의 심판의 청구가 기각된 후 특허법원에 소를 제기를 할 수 있는 기간에 심사관이 특허거절결정의 대상으로 삼지 않았던 청구항에 기재된 발명을 분리하여 출원 할 수 있도록 분리출원제도를 도입하고, 분리출원은 분리출원일로부터 30일 이내에 출원심사의 청구를 할 수 있도록 하는 한편, 분리출원의 범위를 위반한 경우에는 특허거절결정 또는 무효심판의 대상이 되고, 등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장 기산일은 분리출원일로 함.

<분할출원과 분리출원 비교>

이때, 형식에 맞지 않는 분리출원 서류(청구범위 제출유예, 외국어 출원, 재분할ㆍ분리 등)는 반려 대상이 되고, 분리출원한 경우 심사청구 순위는 원출원의 심사청구 순위에 따르며, 분리출원은 심사유예 및 특허여부결정의 보류에서는 제외됨.

분리출원의 도입으로 심판과 동시에 분할출원이 남용되는 것을 방지하고, 출원인의 특허받을 수 있는 기회가 확대될 것으로 기대되며, 상기 개정규정은 이 법 시행 이후 특허거절결정에 대한 심판이 청구된 특허출원의 일부를 분리출원하는 것부터 적용함.

4. 특허출원 등을 기초로 한 우선권 주장 출원의 대상 확대(제55조제1항제2호, 제4호 및 제56조제1항제2호)

특허출원일로부터 1년 이내인 경우에는 특허거절결정의 등본을 송달받은 날부터 30일까지 우선권 주장 출원을 할 수 있는 반면에 등록결정등본을 송달받은 경우에는 그 날에 특허결정이 확정되어 특허출원일로부터 1년 이내라 하더라도 이를 기초로 우선권 주장 출원을 할 수 없고 이로 인해 개량된 발명으로 출원할 수 없다는 지적이 있어 특허결정된 경우라도 설정등록을 하지 않았다면 출원일로부터 1년 이내에 우선권 주장 출원을 할 수 있도록 우선권 주장 출원의 대상을 특허결정된 특허출원으로 확대함.

상기 개정규정은 이 법 시행 이후 특허결정, 특허거절결정 취소심결의 등본을 송달받은 선출원을 기초로 한 우선권 주장부터 적용함.

5. 재심사의 청구의 대상 및 기간 확대(제67조의2제1항 및 제3항)

특허결정 이후에는 청구범위의 변경 절차가 번거로워 시장상황에 따른 적절한 권리행사가 불가하고, 좀 더 강력한 특허권 확보가 곤란할 뿐만 아니라 출원인이 정정하고 싶은 내용이 포함된 상태로 특허결정된 경우에 이를 정정하기 위해서는 정정심판을 청구하는 방법밖에 없으며, 재심사의 청구기간이 30일로 짧아 재심사를 청구할 때 제출해야하는 보정서를 작성하기 위해 충분한 기간이 필요하다는 요구가 증가함에 따라 재심사의 청구 대상을 현행의 특허거절결정된 특허출원에서 설정등록 전의 특허결정된 특허출원까지 확대하고, 재심사의 청구기간을 3개월로 연장하는 한편, 분리출원을 재심사의 청구 대상에서 제외하고, 특허거절결정이 취소되었을 때에는 재심사의 청구가 가능함이 명확하도록 일부 미비점을 보완함.

상기 개정규정은 이 법 시행 이후 특허거절결정, 특허결정 또는 특허거절결정 취소심결의 등본을 송달받은 특허출원부터 적용함.

6. 실시중인 공유특허권자의 보호(제122조)

공유특허권이 공유물분할청구되어 타특허공유자가 본인의사와 무관하게 경매에 의해 특허지분을 상실한 경우 특허침해를 회피하기 위해서는 실시사업을 중단해야만 하는 문제가 있어 실시중인 타공유특허권자의 실시사업을 보호하기 위한 제도적 장치가 필요하므로 공유물분할청구로 특허권이 타인에게 이전되는 경우에 공유특허권자에게 통상실시권을 부여하도록 하고, 통상실시권을 받은 공유특허권자는 경매 등에 의해 특허권을 이전받은 특허권자에게 상당한 대가를 지급하도록 함.

상기 개정규정은 이 법 시행 이후 공유인 특허권의 분할을 청구한 경우부터 적용함.

7. 특허거절결정 등에 대한 심판의 청구기간 연장(제132조의17, 제52조제1항제2호 및 제53조제1항제1호)

현행 특허거절결정 등에 대한 심판의 청구기간은 특허거절결정 등본을 송달받은 날부터 30일 이내이므로 세계 주요국에 비해 짧아(한국, 미국 및 일본의 경우 3개월) 심판청구인이 심판준비를 위한 기간을 확보하기 위해 기간을 연장하거나(기간연장 비율: 32.1%) 심판을 청구한 이후에 청구의 이유를 보정하는 등 불필요한 절차와 그에 따른 비용이 추가로 발생하는 문제점이 있어 특허거절결정 등에 대한 심판의 청구기간을 현행 30일에서 3개월로 연장함.

상기 개정규정은 이 법 시행 이후 특허거절결정등본 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정등본을 송달받은 특허출원부터 적용함.

Ⅲ.결어

이상에서 살펴본 바와 같이, 2022.4.20. 시행 일부개정법은 절차적인 분할출원의 우선권 주장 및 증명서류의 제출을 생략할 수 있도록 하고, 특허에 관한 절차ㆍ특허출원ㆍ특허권의 회복요건을 완화하여 출원인의 실수를 구제하고, 등록결정 이후라도 우선권 주장 출원 및 재심사의 청구를 가능하게 하여 특허권 획득의 기회를 확대하였으며, 분리출원의 도입으로 불필요한 분할출원의 남용을 방지하였음. 특히, 등록결정 이후에도 재심사의 청구를 가능하게 하고, 특허거절결정 등에 대한 심판 청구기간을 연장함으로써, 특허권이 질적으로도 성장할 수 있는 계기를 마련할 것으로 보임.

출처: 특허청 발간 특허법·상표법·디자인보호법 일부개정안(22.04.20. 시행) 설명자료 및 특허법ㆍ실용신안법 시행규칙 조문별 개정이유서

이성국 변리사