Ⅰ. 파라미터 발명의 개요

파라미터 발명은 새롭게 창출한 것이거나 당해 기술분야에서 사용빈도가 극히 미미한 새로운 것이기 때문에, 그 파라미터가 기재된 선행기술을 찾아내는 것은 어렵고, 따라서 선행기술과의 구성의 대비가 곤란한 사정이 있다.  그렇지만, 파라미터가 신규하다는 이유만으로 특허를 부여하는 것은 바람직하지 않기 때문에, 파라미터 발명의 신규성 및 진보성의 판단에 관한 특허심사기준이 마련되어 있고, 이에 관한 판례가 존재하므로, 이들을 판단 기준으로 채택하여, 해당 출원발명의 신규성 및 진보성을 판단하여야 할 것이다. 

Ⅱ. 신규성 및 진보성 판단 기준

1. 특허심사기준

특허심사기준 제2장 제3부 4.3.2. – 신규성 판단기준

파라미터발명은 파라미터 자체를 청구항의 일부로 하여 신규성을 판단하되 청구항에 기재된 파라미터가 신규하다고 해서 그 발명의 신규성이 인정되는 것은 아니라는 점에 주의하여야 한다.  파라미터에 의한 한정이 공지된 물건에 내재된 본래의 성질 또는 특성 등을 시험적으로 확인한 것에 불과하거나, 파라미터를 사용하여 표현방식만 달리한 것이라면 청구항에 기재된 발명의 신규성은 부정된다.

특허심사기준 제3장 제3부 6.4.3. – 진보성 판단기준

파라미터발명의 진보성 판단은 먼저 파라미터의 도입에 기술적 의의가 있는지 여부를 살펴야 하는 바, 청구항에 기재된 파라미터가 출원 전 공지된 물성을 표현방식만 달리하여 나타낸 것에 불과하거나 공지된 물건에 내재된 본래의 성질 또는 특성을 시험적으로 확인한 것에 불과한 경우 또는 파라미터와 더 나은 효과와의 인과관계가 부족한 경우에는 기술적 의의를 인정할 수 없으므로 진보성을 부정한다.  다만, 파라미터발명이 수치한정발명의 형태를 취하고 있는 경우에는 수치한정발명의 진보성 판단기준을 그대로 적용할 수 있으므로 비록 파라미터 자체만으로는 기술적 의의가 없더라도 수치한정에 의해 이질적 또는 동질이라도 현저한 작용효과가 인정된다면 진보성을 인정할 수 있다.

2. 판례

가. 종전 대법원 판례

하기 판례에서는 "파라미터 발명"이라는 용어를 직접적으로 사용하고 있지는 않지만, "파라미터 발명"을 포괄하는 "성질 또는 특성에 의해 특정된 物 발명"의 신규성 및 진보성 판단 기준을 설시한 최초의 대법원 판례라는 점에서 의미를 갖는다.

대법원 2002. 06. 28. 선고 2001후2658 판결 

성질 또는 특성 등에 의해 물(物)을 특정하려고 하는 기재를 포함하는 특허발명과, 이와 다른 성질 또는 특성 등에 의해 물을 특정하고 있는 인용발명을 대비할 때, 특허발명의 특허청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 다른 정의(定義) 또는 시험〮측정방법에 의한 것으로 환산이 가능하여 환산해 본 결과 인용발명의 대응되는 것과 동일〮유사하거나 또는 특허발명의 명세서의 상세한 설명에 기재된 실시형태와 인용발명의 구체적 실시형태가 동일〮유사한 경우에는, 달리 특별한 사정이 없는 한, 양 발명은 발명에 대한 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일․유사한 것으로 보아야 할 것이므로, 이러한 특허발명은 신규성 및 진보성을 인정하기 어렵다.

나. 최근 대법원 판례

2021년 12월 30일에 선고된, 최근 대법원 판례에서는 하기와 같이 파라미터 발명의 신규성 및 진보성 판단 기준을 구체적으로 제시하고 있다.

대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1298 판결 [등록무효(특)]

(1) 새롭게 창출한 물리적, 화학적, 생물학적 특성 값을 이용하거나 복수의 변수 사이의 상관관계를 이용하여 발명의 구성요소를 특정한 이른바 ‘파라미터 발명’과 이와 다른 성질 또는 특성 등에 의해 물건 또는 방법을 특정하고 있는 선행발명을 대비할 때, 특허발명의 청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 다른 정의 또는 시험·측정방법에 의한 것으로 환산이 가능하여 환산해 본 결과 선행발명의 대응되는 것과 동일하거나 또는 특허발명의 명세서의 상세한 설명에 기재된 실시형태와 선행발명의 구체적 실시형태가 동일한 경우에는, 달리 특별한 사정이 없는 한 양 발명은 발명에 대한 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일한 것으로 보아야 할 것이므로, 이러한 특허발명은 신규성이 부정된다. 반면, 위와 같은 방법 등을 통하여 양 발명이 실질적으로 동일하다는 점이 증명되지 않으면, 신규성이 부정된다고 할 수 없다.  

(2) 파라미터 발명이 공지된 발명과 파라미터에 의해 한정된 구성에서만 차이가 있는 경우, 발명의 명세서 기재 및 출원 당시 통상의 기술자의 기술 수준을 종합하여 보았을 때 파라미터가 공지된 발명과는 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고, 그로 인해 특유한 효과를 갖는다고 인정되는 경우에는 진보성이 부정되지 않는다. 한편, 파라미터의 도입 자체에 대하여는 위와 같은 기술적 의의를 인정할 수 없더라도 발명이 새롭게 도입한 파라미터를 수치로 한정하는 형태를 취하고 있는 경우에는, 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기거나, 그 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우라면, 진보성이 부정되지 않는다.

3. 소결

앞서 살펴본 특허 심사기준 및 대법원 판시에 비추어, 파라미터 발명의 신규성 판단은 양 발명의 성질 또는 특성을 환산해본 결과 서로 동일한 것인지, 또는 양 발명의 구체적 실시형태가 동일한 것인지를 검토하는 것에 의해, 그리고 진보성 판단은 파라미터의 기술적 의의, 및 그 효과를 검토하는 것에 의해, 이루어질 수 있을 것이다.  또한, 해당 파라미터가 수치한정의 형태를 갖는 경우에는 그 수치범위 내에 현저한 효과의 차이가 있는지, 또는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지면서 이질적 효과가 인정되는지도 함께 검토해야 할 것이다.

Ⅲ. 결어

이상으로부터 파라미터 발명의 출원 시에는, 명세서에 해당 파라미터 도입의 기술적 의의를 충분히 기재하고, 가령 해당 파라미터가 수치한정의 형태를 취하고 있는 경우에는 수치범위 내외에서 이질적이거나 현저한 작용효과의 차이가 있음을 밝혀두는 것이 그의 신규성 및 진보성을 보다 원활하게, 용이하게 인정받는 데 도움이 될 것으로 보인다.