Ⅰ. 상위개념이 공지된 물질특허

상위개념이 공지된 물질특허는 선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 포괄적인 상위개념으로 기재되어 있고 그 상위 개념에 속하는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 발명, 즉 선택발명에 특허권이 부여된 경우의 특허를 말한다.  선택발명은 본래 선행발명과 비교하여 형식적으로 중복된 발명으로서 특허가 허여될 수 없는 것이지만, 일정한 요건을 구비하는 경우에는 특허가 허여될 수 있다.  이처럼 특정한 조건 하에 선택발명에 대한 특허권을 인정하는 이유는 선행발명에 구체적으로 개시되어 있지 않은 숨겨진 유익한 발명에 특허권을 부여함으로써 기초발명의 활발한 활용을 통해 산업의 발달 및 공익의 증진을 도모할 수 있기 때문이다.  이러한 선택발명의 범주에는 다양한 형태의 발명들이 존재하고, 화학, 바이오 분야에서는 예를 들어, 화합물 발명(상위개념의 화합물 또는 화학식에서 하위개념의 화합물 또는 화학식을 선택한 발명), 수치한정발명(넓은 수치범위에서 보다 좁은 수치범위를 선택한 발명), 파라미터 발명 등이 존재한다.

Ⅱ. 상위개념이 공지된 물질특허의 진보성 판단 기준

1. 기존 대법원 판결

선택발명에 관한 지금까지의 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743 판결 등은 '이른바 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하고, 이때 선택발명의 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 한다'고 판시하였다.  이러한 판시로부터 기존에는, 일반적인 발명에 비교하여, 선택발명에 대해 산업 발달 및 공익 증진을 위해 예외적으로 특허를 허여하는 관점에서, 이질적 효과 또는 양적으로 현저한 효과라는 보다 엄격한 특허요건을 요구하였음을 알 수 있다.

따라서, 소송에서 해당 발명이 선택발명으로 인정되는 경우에는 진보성을 인정받는 것이 상당히 어려웠고, 이에 따라 일부 화학 또는 바이오 분야의 발명들이 우리나라에서는 특허로서 보호받지 못하는 경우가 있었다.  또한, 그러한 법리는 선택발명을 별도로 취급하지 않고, 일반적인 진보성 판단기준에 따라 판단하고 있는 미국 등의 해외에서의 법리와 격차가 있어 비판의 대상이 되어 왔다.

2. 최근 대법원 판결

최근 대법원은 선택발명의 진보성을 판단할 때에도, 일반적인 진보성 판단의 법리가 마찬가지로 적용되어야 한다고 하면서, 선택발명의 경우에도 구성의 곤란성이 인정되면 진보성이 부정되지 않는다는 판시를 하였다.  한편, 대법원은 기존의 선택발명 판단 법리는 구성의 곤란성이 인정되기 어려운 사안에서 효과의 현저성이 있다면 진보성이 부정되지 않는다는 취지에서 이루어진 것이라고 하면서, 선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있다는 이유만으로 구성의 곤란성을 따져 보지도 아니한 채 효과의 현저성 유무만으로 진보성을 판단하여서는 아니된다고 덧붙였다. 

이와 같은 최근 대법원 판결은 선택발명에도 일반적인 진보성 판단방법을 적용하여 구성의 곤란성이 인정되면 진보성이 긍정된다고 판단한 것인데, 그러면서도 구성의 곤란성만으로 결론을 맺은 것은 아니라 개선된 효과에 관하여 언급하였다.  여기서 개선된 효과는 구성의 곤란성을 판단하는 일 요소로서 볼 수 있을 것으로 보인다.

위와 같은 최근 대법원 판결에 의하면, 기존의 이질적 또는 현저한 효과 중심의 판단 법리는 구성의 곤란성이 인정되지 않는 사안에 적용되는 것으로서 여전히 유효한 것으로 볼 수 있을 것이고, 이는 기존 판례의 변경이 아니라 단지 구성의 곤란성 기준을 추가한다는 의미에서 전원합의체가 아닌 소부에서 이 판결을 선고하였다는 점에서도 그러하다.  그러나 이러한 대법원 판결은 선택발명에 있어서 이질적 효과 또는 양적으로 현저한 효과를 중심으로 진보성을 판단해 온 지금까지의 실무와는 상당히 다르다는 점에서, 비판의 대상이었던 우리나라에 특유한 선택발명 관련 법리를 해외에서의 법리와 조화를 이루도록 하였다는 점에서는 큰 의의가 있다고 하겠다. 

Ⅲ. 결어

이상에서 살펴본 바와 같이, 선택발명에 특허권이 부여되기 위한 요건이 다소 완화되었다고 볼 수 있다는 점에서, 기초 발명의 활용을 보다 적극적으로 연구하거나 도전해볼 필요가 있을 것으로 보인다. 

출처: BIO ECONOMY REPORT, June 2021, issue 26 및 legal times, 2021.07.05.