특허청은 2021.06. 보도자료를 통해서,「미국 상표법이 개정되었다는 점」과 「오는 12월부터 시행될 것임」을 알리면서 미국 시장에 진출하는 우리 기업과 출원인에게 주요 개정사항을 잘 숙지할 것을 당부하였습니다. 이에 미국 상표제도의 특징과 개정된 미국 상표법의 주요 내용을 소개해 보고자 합니다.

미국 상표제도의 가장 큰 특징 

상표제도는 속지주의에 따라 각 국가별로 제도가 상이합니다. 특히미국은 등록주의를 채택한 우리나라와 다르게 사용주의를 채택하고 있습니다. 실제 사용에 의해 상표권이 발생하게된다는 의미입니다. 등록주의는, 등록여부를 결정할 당시 실제사용을 하고 있지 않더라도 향후 사용할 것을 전제로 등록을 허용하지만 사용주의 하에서는 사용하고 있다는 점을 증명해야만 등록을 받을 수 있습니다. 미국의 독특한 출원 및 등록절차를 요약해 보면 다음과 같습니다.

1. 출원의 기초 

미국 상표 출원서에 상표출원의 기초가 무엇인지 기재해야 합니다. 아래 유형은 중복해서 기재하였다가 등록단계에서 취사선택할 수 있습니다. 

i) 실제 사용 베이스 - 출원일 당시 미국에서 이미 해당 상표를 사용하고 있는 경우

ii) 사용 의사 베이스 - 출원일 이후 미국에서 해당 상표의 사용을 개시할 계획인 경우

iii) 타국 출원(우선권 주장) 베이스 - 한국 등 미국 외 다른 나라에서 해당 상표를 출원하고 6개월 내에 미국에 출원할 경우

iv) 타국 등록 베이스 - 한국 등 미국 외 다른 나라에서 해당 상표를 이미 등록 받은 경우

v) 마드리드 국제등록 베이스 - 한국에서 마드리드 의정서에 기한 출원을 하고 미국을 지정국으로 선택하는 경우

vi) 상기 (i)~(iv)의 조합

2. 등록요건

i) 출원의 기초 (i) 및 (ii)에 의한 경우 미국 내 사용증거를 제출해야 합니다. 

ii) 출원의 기초 (iii) 내지 (v)에 의한 경우 해당 상표의 외국등록증을 제출해야 합니다. 

3. 등록유지요건

i) 등록 후 5~6년 사이에 사용선언서와 미국 내 사용증거를 제출해야 합니다. 미제출시 상표권이 소멸합니다. 

ii) 상표권의 존속기간은 등록일로부터 10년1) 이고 갱신을 하면 매 10년씩 상표권 존속기간이 연장됩니다. 갱신 시에도 사용선언서와 미국 내 사용증거를 제출해야 하며, 미제출시 상표권은 소멸합니다.

iii) 등록상표를 3년간 불사용 시 등록취소사유2) 가 됩니다. 

4. 기타

i) 이의신청제도: 심사를 통과하여 출원공고가 되면 공고일로부터 30일간3) 누구나 이의신청을 할 수 있습니다. 

ii) 출원에서 등록까지 소요되는 기간은 12~18개월입니다. 

미국 상표법 개정 이유는?

2021년 12월 27일부터 시행될 예정인 개정된 상표법은 사용주의를 더 강화하는 개정을 하였습니다. 더 강화하게 된 이유는 상표를 실제로 사용하지 않으면서 사용하는 것처럼 증거를 조작하여 허위로 상표출원 등록을 하는 사례가 빈번하게 발생하고 있기 때문입니다. 주요 개정내용은 다음과 같습니다. 

1) 상표등록말소와 재심사 청구제도 도입

- 등록된 상표의 말소와 재심사 제도를 신설하여 실제 사용하지 않는 상표에 대해서 누구나 간편하게 취소를 청구할 수 있고, 심사관 직권으로도 취소가 가능하도록 절차가 간소화되었습니다.

- 등록일로부터 3년 이상 10년 이내에 등록상표가 한번도 사용되지 않았을 경우 상표등록말소(취소)를 청구할 수 있고, 등록일로부터 5년 이내에 상표의 등록 전 출원상표가 사용되지 않았을 경우 재심사를 청구할 수 있습니다.

2) 심사기간 동안 제3자의 증거제출 규정 신설

상표의 심사기간 동안 제3자는 해당 상표를 사용하지 않고 있다는 주장과 뒷받침할 증거를 심사관에게 제출할 수 있고, 심사관은 제출된 증거의 활용여부를 2개월 안에 결정하여야 하며 제출된 증거가 거절이유로 사용될 경우 이를 기록해야 합니다.

3) 상표권 침해에 대한 상표권자의 권리 강화

법원에서 상표권 침해가 인정되어 침해 금지명령을 청구하는 경우, 상표권자에게 회복이 불가능한 피해가 있는 것으로 추정하도록 명시하여 상표권자의 입증책임을 완화하였습니다.

4) 의견제출기간을 유연하게 설정

특허청의 심사결과 통지 대응기간을 기존 '6개월 이내'에서 '60일부터 6개월까지의 기간'을 정할 수 있도록 하였습니다(이 기간은 수수료를 납부하면 연장이 가능합니다).

우리나라 출원인들이 주의해야 할 점은?

개정된 미국 상표법이 시행되면 미국 내에서 사용하지 않는 등록상표가 쉽게 취소될 수 있으므로 상표의 사용에 관하여 출원인의 주의가 더 필요합니다. 왜냐하면, 경쟁사의 사용하지 않는 상표에 대한 취소가 용이해지겠지만 동시에 본인 등록상표 또한 사용하지 않으면 취소가 용이해지기 때문입니다.

따라서 미국 상표등록을 예정하고 있다면 최대한 신속히 미국 내에서 사용을 개시하는 것이 필요합니다. 다만 이때 미국에 동종분야에서 동일유사한 선등록상표가 있다면 침해문제가 생길 수 있으므로 최소한의 사전조사도 실시하는 것이 안전할 것입니다, 또한 이미 등록되어 존속중인 상표라면 주력 상품에 대한 미국 내에서의 사용증거를 미리 수집해 두는 등 대비가 필요합니다.

미국에서의 적합한 사용증거로 인정되기 위해서는, 등록상표와 동일한 형태의 표장을 등록된 지정상품(지정서비스업)에 대해 사용된 자료여야 하는데 만약 "색채가 결합된 등록상표"인 경우 무채색 형태의 자료는 그 등록상표의 사용증거로 부적합하다고 판단될 수 있고, 또한 지정상품이 여러 개인 경우 전체 지정상품에 대한 사용자료를 준비해 둬야 합니다. 따라서 애초 상표출원 할 단계부터 "실제 사용할 상품"에 국한하여 출원 및 등록을 받는 것이 바람직하며, 등록 후 5~6년 차 및 갱신시 사용선언서를 제출할 단계에서 재차 실제 사용한 상품을 걸러내고 불사용 상품은 삭제하는 것이 적절한 상표관리 방안입니다4).       

마치며

속지주의 원칙에 따라 각국의 상표는 별개의 권리입니다. 한국에 상표가 등록되었다고 하더라도 미국, 중국이나 일본 등에서 동일한 상표권을 확보하지 못했다면 각 나라에서 상표보호를 받을 수 없습니다. 가까운 장래에 해외 진출을 염두에 두고 있다면 해외 상표 출원이 선행되어야 하고, 등록되기 전에 수출이 불가피하다면 침해여부 검토를 위해 각 국가에서의 선행상표조사를 하는 것도 중요합니다. 각국의 상표제도에 따라 국가별 맞춤 준비가 필수이며, 소중한 권리를 관리 소홀로 잃어버리는 일이 없기를 기원합니다.

1) 우리나라도 동일합니다. 

2) 우리나라도 동일합니다. 

3) 우리나라는 2개월 

4) 등록된 지정상품 개수가 많은 경우 몇몇의 사용자료만 제출하면 미국 특허청에서 나머지 상품 중 무작위로 선정하여 추가 사용증거를 제출하라고 요구하는 경우가 많아 졌습니다. 추가 사용증거를 제대로 제출하지 못하면 '전체 상품 목록에 대해 사용증명'하라고 요구하기도 하므로, 1차 사용선언서 제출시 실제 사용한 상품에 대한 사용증거 외 불사용 상품은 모두 삭제하는 것이 바람직합니다.