1. 사실관계

(1) 원고의 상표

표장: 

등록번호/등록일: 45-0052784/ 2014. 12. 18. 

지정상품서비스업: 9류 컴퓨터 소프트웨어 등; 제42류 컴퓨터 프로그램 개발업 등

(2) 피고의 상표

표장: 

등록번호/등록일: 45-0074941/ 2017. 8. 8.

지정상품서비스업: 제9류 이미지 및 문서 스캔용 컴퓨터 소프트웨어; 제42류 컴퓨터 소프트웨어 설계 및 개발업 등

(3) 사안의 개요

원고는 2016. 6. 13. 에 피고에 대하여 상표권침해금지 및 손해배상청구를 하였고(2016가합534229), 피고는 소 제기일로부터 약 2개월 후 '데이터팩토리' 상표를 제9, 42류 '컴퓨터 소프트웨어 등'에 출원하였으며, 해당 출원은 1심 판결선고일 전에 등록되었다.

피고는 2014. 4. 5. 경부터 "데이터팩토리"라는 서비스표를 사용하여 데이터복구업 등을 영위하였다고 주장하며 선사용권자로서 권리를 갖는다고 주장하였으나, 원심은 원고의 상표 출원 당시 국내 수요자들 사이에 "데이터팩토리" 등의 서비스표가 피고의 서비스업을 나타내는 것으로 인식되었다고 보기에 부족하다고 하여, 피고의 주장을 받아들이지 않았다. 그러면서, 피고의 상표 사용은 원고의 상표권을 침해하는 행위에 해당한다고 하면서, 손해액을 지급할 의무가 있다고 하였다. 

이에, 피고는 최소한 피고 등록상표의 등록일 이후에는 등록상표권의 정당한 사용에 해당하므로 등록상표권에 대한 침해가 인정되지 않는다고 하면서 상고하였다. 피고 등록상표의 등록 이후 상표의 사용이 후출원 등록상표의 사용으로서 이 사건 등록상표권에 대한 침해가 부정되는지 여부가 사건의 쟁점이 되었다.

2. 대법원 2018다253444 전원합의체 판결의 요지

대법원은 후출원 등록상표를 무효로 하는 심결이 확정될 때까지는 후출원 등록상표권자가 자신의 상표권 실시행위로서 선출원 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일‧유사한 상표에 사용하는 것은 선출원 등록상표권에 대한 침해가 되지 않는다고 본 종래의 대법원 판례(대법원 1986. 7. 8. 선고 86도277 판결, 대법원 1999. 2. 23. 선고 98다54434, 54441(병합)를 모두 파기하고 새로운 판례를 정립하였다. 

1) 상표법은 출원일을 기준으로 저촉되는 상표 사이의 우선순위가 결정됨을 명확히 하고 있고(제35조 제1항, 제34조 제1항 제7호), 이에 위반하여 등록된 상표는 등록무효 심판의 대상이 된다고 규정하고 있다(상표법 제117조 제1항 제1호). 

2) 선특허권 등과 후출원 등록상표권이 저촉되는 경우에, 선특허권 등의 권리자는 후출원 상표권자의 동의가 없더라도 자신의 권리를 자유롭게 실시할 수 있지만, 후출원 상표권자가 선특허권 등의 권리자의 동의를 받지 않고 그 등록상표를 지정상품에 사용하면 선특허권 등에 대한 침해가 성립한다(상표법 제92조).

3) 특허권과 실용신안권, 디자인권의 경우 선발명, 선창작을 통해 산업에 기여한 대가로 이를 보호·장려하고자 하는 제도라는 점에서 상표권과 보호 취지는 달리하나, 모두 등록된 지식재산권으로서 상표권과 유사하게 취급·보호되고 있고, 각 법률의 규정, 체계, 취지로부터 상표법과 같이 저촉되는 지식재산권 상호간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선한다는 기본원리가 도출된다는 점에서 위와 같은 법리가 그대로 적용된다.

위와 같은 이유로 대법원은, 상표법은 저촉되는 지식재산권 상호간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선함을 기본원리로 하고 이는 상표권 사이의 저촉관계에도 그대로 적용된다고 봄이 타당하므로, 상표권자가 상표등록출원일 전에 출원·등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일·유사한 상표를 등록받아 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하였다면 후출원 등록상표의 적극적 효력이 제한되어 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립한다고 한 것이다. 

3. 결어

해당 사건은 뒤늦게 상표등록을 하고 해당 상표가 등록 무효임이 확정될 때까지 동일·유사한 상표를 무단으로 사용한 것에 대해서도 그 책임을 물을 수 있는지가 쟁점이 됐다. 저촉되는 지식재산권 사이에 선출원 또는 선발생 권리가 우선함을 기본원리로 하고 있고 이는 상표권 사이의 저촉관계에도 그대로 적용되는 것이므로, 후출원 상표권자는 등록된 상표의 사용이라 하더라도 침해에서 완전히 자유로울 수 없다는 점을 유념해야 할 것이다. 

박세은 변리사