1. 시안의 개요

갑 주식회사(이하 ‘갑 회사’라고 함)는 2015. 12월경 허리 통증 등을 완화시켜주는 찜질패드를 개발하기로 하고, 동종업자 을 주식회사(이하 ‘을 회사’라고 함)와 상품기획에 관한 업무제휴 양해각서 및 비밀유지계약을 체결하고, ‘을 회사’로부터 휴대용 발열팩 제품(이하 ‘이 사건 제품’이라고 함)을 공급받아

판매하였고, 그 이후 ‘을 회사’는 이 사건 제품의 디자인(이하 ‘이 사건 등록디자인’이라고 함)을 한국 특허청에 디자인등록 출원하여 등록을 받았다. 

그 이후 ‘갑 회사’는 ‘을 회사’가 판매하는 다른 제품이 자신의 특허권을 침해하였다고 주장하면서 ‘을 회사’의 다른 제품의 판매가 예정된 홈쇼핑 방송의 중지를 요청하여 방송이 무산되었고, 이에 반발하여 ‘을 회사’는 ‘갑 회사’의 거래처인 ‘병’ 등에게 ‘을 회사’가 ‘갑 회사’에게 이 사건 제품을 공급하기로 하는 계약이 해지되었으니 이 사건 제품을 판매할 경우 판매자도 ‘을 회사’의 디자인권을 침해할 수 있다는 취지의 경고장을 통지하여 판매 중단 등의 사태가 발생하자, ‘갑 회사’가 ‘을 회사’를 상대로 이와 같은 경고장의 통지(이하 ‘이 사건 통지’라고 함)가 민법 제750조의 불법행위에 해당한다고 주장하면서 손해배상을 청구한 사안이다.

2. 대상판결의 요지

인정사실 및 증거의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하면, ‘을 회사’의 이 사건 등록디자인은 ‘갑 회사’와, ‘을 회사’의 ‘정1)’이 공동으로 창작하였다고 봄이 타당하므로, ‘정’으로부터만 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 승계한 ‘을 회사’가 단독으로 출원하여 등록받은 이 사건 등록디자인은 디자인보

호법 제39조의 공동출원 규정에 위반되어 등록무효사유가 있고, ‘을 회사’는 이 사건 등록디자인을 ‘정’과 ‘갑 회사’가 공동으로 창작하였음을 알거나 알 수 있었음에도 불구하고 이를 단독으로 출원하여 디자인등록을 받았음을 인식한 것으로 보이므로 결국 이 사건 등록디자인은 등록무효사유가 존재함

역시 알 수 있었던 것으로 보이고, 등록디자인권자라고 하더라도 독자적인 판단에 따라 누구에게나 어떠한 행위든 임의로 요구할 권리가 있다고 볼 수는 없으며, 등록디자인권 등의 침해 의심 제품의 경우 그 생산자 외에 그 생산자의 거래처 등에 대해서까지 침해 의심 제품의 판매ㆍ광고 등에 대한 경고 등을 할 때는 그로 인하여 생산자의 영업상 신용을 훼손할 우려가 크므로 생산자에 대하여 그러한 경고 등을 할 때보다 침해 여부 판단에 더욱 세심하고 고도한 주의가 요구된다고 할 것임에도 ‘을 회사’는 ‘갑 회사’의 직원들과 ‘정’사이에 ‘을 회사’의 이 사건 등록디자인 관련 논쟁이 있은 후 얼마 지나지 않은 시점에서 ‘갑 회사’의 거래처 등에 이 사건 제품(이 사건 등록디자인 제품)을 판매하는 행위도 디자인권을 침해할 수 있다는 단정적인 취지의 통지를 하였으므로, ‘을 회사’가 ‘갑 회사’의 거래처 등에 발송한 통지는 정당한 권리행사를 벗어나 고의 또는 과실로 위법하게 ‘갑 회사’의 영업활동을 방해한 것으로 민법 제750조의 불법행위에 해당한다. 

3. 대상판결 검토

‘갑 회사’는 2015. 12월경 허리 통증 등을 완화시켜주는 찜질패드를 개발하기로 하고, ‘을 회사’와 상품기획에 관한 양해각서 등을 체결하고, ‘을 회사’를 방문하여 ‘을 회사’ 제품(도면) 등을 보았으며, 그 이후 ‘갑 회사’에서는 찜질패드의 디자인 초안을 작성하고 이를 디자인개발전문회사에 의뢰하여 디자인 초안을 받은 후 이에 대한 ‘을 회사’의 자문을 받아(자문내용은 이 사건 등록디자인과 거의 동일하게 변경할 것을 요구함) 최종 디자인을 작성하였고, ‘을 회사’는 최종 디자인과 거의 동일한 이 사건 등록디자인을 국내 특허청에 출원하여 디자인등록을 받았다.

피고 ‘을 회사’는 ‘을 회사’의 ‘정’이 2015. 7.경 허리용 핫팩을 스케치한 도면‘’, ‘’을 보관 중이었고, 2016. 2. 16. ‘갑 회사’ 직원 들이 ‘을 회사’를 방문하였을 때 이를 보여 주었으며, ‘갑 회사’가 디자인개발전문회사를 통하여 개발한 최종 디자인은 ‘을 회사’가 ‘갑 회사’직원들에게 보여준 위의 도면과 매우 유사하므로, ‘갑 회사’의 최종 디자인은 ‘을 회사’의 ‘정’이 스케치한 위의 도면으로부터 창작된 것으로서 이 사건 등록디자인은 ‘정’이 단독으로 창작한 것이라는 취지로 주장하였으나 재판부는 이를 받아들이지 않고, 이 사건 등록디자인은 ‘갑 회사’와 ‘을 회사’ ‘정’의 공동창작이라고 판단하였다. 

‘을 회사’는 2017. 11. 20.과 2017. 11. 22. 홈쇼핑 등에 이 사건 통지서를 발송하여 이 사건 등록디자인 제품의 판매행위는 ‘을 회사’의 디자인권을 침해할 수 있다고 통지하여 결과적으로 홈쇼핑 등에서의 판매가 중단되었고, 그 이후인 2017. 11. 24. ‘갑 회사’는 공동출원 규정 등의 위반을 이유로 이 사건 등록디자인에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

특허심판원은 ‘갑 회사’의 등록무효 심판청구를 2017당3679 사건으로 심리하여 2018. 9. 14. 이 사건 등록디자인은 공동창작이 아니라는 이유로 청구를 기각하였다.

이와 같은 사정을 종합하면, ‘을 회사’는 2017. 11월 이 사건 통지서를 발송할 당시, 이 사건 등록디자인은 ‘을 회사’가 ‘갑 회사’에게 보여준 찜질패드 제품(도면)과 ‘을 회사’의 결정적인 요청(‘을 회사’의 실질적인 경영자 ‘정’은 디자인개발회사의 디자인초안에 대하여 좌우 날개를 넓혀달라고 요구하였고,

이렇게 날개를 넓히는 경우 이 사건 등록디자인과 거의 동일해짐)에 기초하여 창작되었다고 판단하여 이 사건 등록디자인은 공동창작이 아니고 ‘을 회사’의 독자적인 창작으로 오해한 것으로 보인다.

4. 시사점

1) 디자인권자가 침해 의심 제품의 생산자 외에 그 생산자의 거래처 등에까지 침해 의심 제품의 판매ㆍ광고 등의 중지를 요구하는 경고장을 발송할때에는 그로 인하여 생산자의 영업상 신용을 크게 훼손하고, 상대에 대한 디자인권자의 손해배상책임이 발생할 우려가 있으므로 생산자에게 경고할 때보다 침해 여부에 대한 보다 신중하고 세심한 검토가 요구된다. 

2) 디자인권자는 침해 의심 제품이 생산·유통되고 있는 경우 독자적인 판단에 의존하지 말고, 디자인 전문가의 자문, 감정 또는 상담을 통하여 법 절차에 따라 사건을 해결하려는 노력이 필요하다.

3) 디자인권자 등이 침해 의심 제품의 생산자 등에 생산·판매 등의 중지를 요구하는 경고장 등을 발송할 때에는 상대의 반격으로 인하여 본인의 등록디자인이 무효가 될 여지는 없는지 철저한 사전 검토가 필요하다. 끝.

1) 을 회사의 실질적인 경영자임