- 특허법원 2018. 11. 9. 선고 2017허4044 판결 [등록무효(특)]을 중심으로 -

1. 들어가며

특허법 제29조 제2항에 따른 진보성 판단에 있어 그 판단 주체가 출원발명이 속하는 기술분야의 통상의 기술을 가진 사람임은 특허법에 명시되어 있으나, 특허법 제42조 제4항 제2호에 따른 청구항 기재의 명확성의 판단 주체가 누구인지에 대해서는 특허법에 규정되어 있지 않습니다.청구항 기재의 명확성을 진보성 판단에서와 마찬가지로 출원발명이 속하는 기술분야의 통상의 기술을 가진 사람으로 해야 하는지, 또는 일반인으로 해야 하는지, 또는 법률전문가 기준으로 판단하면 족한 것인지에 따라 다양한 문제가 발생할 수 있습니다. 

이와 관련하여, 특허법원 2018. 11. 9. 선고 2017허4044 판결 [등록무효(특)]에서는, 발명이 명확하게 기재되었는지는 통상의 기술자가 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단하여야 하고, 단순히 청구범위에 사용된 용어만을 기준으로 하여 일률적으로 판단하여서는 안된다(대법원 2017. 4. 7. 선고 2014후1563 판결 등 참조)는 판시 내용을 실제 사례에 적용하여, 청구항 기재의 명확성의 판단 주체가 출원발명이 속하는 기술분야의 통상의 기술을 가진 사람임을 밝히고 있는 바 이하에서 구체적으로 살펴보고자 합니다.

2. 사안의 개요

피고는 소외 특허권자를 상대로 이 사건 특허에 대하여 진보성 결여를 이유로 특허무효심판을 제기하였고, 특허심판원은 진보성이 부정된다는 이유로 피고의 심판청구를 모두 인용하는 이 사건 심결을 하였으며, 이 사건 특허권을 양도받은 원고는 이 사건 청구를 하게 되었는데, 특허법원은 진보성 여부를 살펴볼 필요없이 청구범위 및 상세한 설명의 기재가 불비하다는 이유로 원고의 청구를 기각하였습니다.

3. 대상 판결의 요지

법원은 이 사건 특허발명의 기술적 특징은 메탈로살레네이트 금속 착체(이하 ‘구성요소 1’이라 한다)및 CO2와 에폭사이드의 공중합을 개시할 수 있는 Y-A-(Y)n 구조의 쇄 전이제(이하 ‘구성요소 2’라 한다)를 포함하는 지방족 폴리카보네이트 폴리올 중합시스템에서 쇄 전이제가 메탈로살레네이트 금속 착체에 대해 일정 범위의 몰비(이 사건 제1~26, 29~34, 37~43, 72항 발명은 50:1 내지 1,000:1, 이 사건 제71항 발명은 1,000:1 을 초과)로 존재하며(이하 ‘구성요소 3’이라 한다), 이 중합시스템에서 생산되는 지방족 폴리카보네이트 폴리올은 적어도 90%의 카보네이트 결합을 가지고(이하 ‘구성요소 4-1’이라 한다), 수평균 분자량이 500g/mol 내지 15,000g/mol이며(이하 ‘구성요소 4-2’라 한다), 이의 말단 그룹의 적어도 98%가 -OH 그룹(이하 ‘구성요소 4-3’이라 한다)이라는 점에 있다고 보았습니다. 

법원은 이 사건 특허발명에서 ‘쇄 말단의 –OH 그룹 함량’은 측정방법이나 측정조건에 따라 다른 값이 도출될 수 있음에도, 이 사건 특허발명의 명세서에 그 함량을 측정할 구체적 방법이 개시되어 있지 아니하고, 통상의 기술자가 이 사건 특허발명 명세서의 기재를 통해 ‘쇄 말단의 –OH 그룹 함량’이 원고가 주장하는 출발물질 계산법에 의해 산출된 것임을 쉽게 인식할 수 있다거나 출발물질 계산법이 이 사건 특허발명의 출원 당시 ‘쇄 말단의 –OH 그룹 함량’의 측정을 위하여 이 사건 특허발명이 속하는 기술 분야에서 통용되는 측정방법이라고 보기도 어려우며, 달리 이 사건 특허발명 명세서의 기재 및 이 사건 특허발명의 출원 당시 기술상식에 의하더라도 ‘쇄 말단의 –OH 그룹 함량’의 측정방법을 특정할 수 없다고 하였으며, 이 사건 특허발명은 구성요소 1, 2, 3을 충족하는 중합시스템 중 그로부터 생산되는 폴리카보네이트 폴리올의 물성이 구성요소 4-1, 4-2, 4-3의 각 수치한정을 충족하는 중합시스템이나 폴리카보네이트 폴리올 생산 방법만을 특허권의 대상으로 하는 것이어서 그 보호범위를 판단할 때 각 수치한정의 의미가 다른 발명에 비하여 매우 중요한 의미를 가지는 점을 보태어 보면, 이 사건 특허발명의 구성요소 4-3, 즉 ‘말단 그룹의 적어도 98%가 -OH 그룹’이라는 것은 그 구체적인 기술적 범위 내지 한계를 확정할 수 없는 것으로 발명을 불명확하게 하는 기재에 해당한다고 판단하였습니다.

4. 대상 판결의 검토

법원은 쟁점 구성인 구성요소 4-3, 즉 ‘폴리카보네이트 폴리올 말단 그룹의 적어도 98%가 –OH 그룹’의 기재가 명확한지 여부에 대하여, 이 사건 특허발명이 속하는 기술분야의 통상의 기술자가 그 구체적인 기술적 범위 내지 한계를 확정할 수 있는지를 기준으로 판단하였습니다. 

즉, 쇄 말단의 –OH 그룹의 함량의 기술적 범위를 특정하기 위해서는 함량을 측정하여야 하며, 동일한 물질이라도 측정방법이나 측정조건에 따라 다른 값이 도출될 수 있음에도, 이 사건 특허의 명세서에 그 측정방법이 기재되어 있지 않고 이 사건 특허발명이 속하는 기술 분야에서 통용되는 측정방법이 있음이 인정되지 않았으며, 원고가 주장하는 측정방법인 출발물질 계산법에 의해서 위 함량이 측정되었는지와 출발물질 계산법이 이 사건 특허발명이 속하는 기술분야에서 위 함량을 측정하는데 통용되는 측정방법인지 보기 어렵다고 판단함으로써, 출원발명/특허발명이 속하는 기술분야의 통상의 기술을 가진 사람을 기준으로 청구항 기재의 명확성을 판단하여야 한다고 밝혔습니다. 

대상 판결의 영향에 따라, 특허 청구항에 측정방법이나 측정조건에 따라 다른 값이 도출될 수 있는 수치 함량이 기재되어 있는 경우는 그 측정방법까지 상세한 설명에 기재하여야 하며, 발명이 속하는 기술분야에 통용되는 측정방법이 존재하는 경우라도 가능하면 상세한 설명에 간략히 기재하거나 나중을 위해 자료를 보관하는 것이 좋을 것으로 판단됩니다. 

관련하여, 출원발명이 속하는 기술분야의 통상의 기술을 가진 사람은 어느 정도의 레벨을 갖는 사람인지 먼저 확정되어야 할 것인데, 원피고의 주장 및 기술분야의 특수성을 감안하여 법원이 정해야 하고, 이러한 기술 레벨의 견지에서 통상적으로 이해될 수 있는 측정 방법이라면 상세한 설명에 자세히 기재할 필요는 없으나 그렇지 않은 경우는 수치 함량에 해당하는 측정방법을 각각 상세한 설명에 기재하는 것이 바람직할 것으로 생각됩니다.