가. 필요성

4차 산업혁명 시대를 맞아 AI, 빅데이터, 사물인터넷 등 하드웨어 기술분야에서 데이터를 새로운 부가가치로 전환시키는 소프트웨어 기술분야로 기술 개발의 트렌드가 전환되고 있다. 유럽특허청(EPO)의 발표에 의하면, 2020년경에는 출원되는 특허의 50% 이상이 소프트웨어 관련 발명일 것으로 예측하고 있다. 

소프트웨어 관련기술은 주로 컴퓨터 프로그램이나 애플리케이션이 수행하는 단계(step)이나 절차(process) 등의 기능(function)과 관련되어 있으므로, 물건의 발명보다는 방법의 발명에 해당하는 경우가 대부분이다. 즉, 소프트웨어 관련 기술은 대부분 방법 또는 프로세스 청구항 위주로 기술되고 있어 물건, 시스템 청구항만 인정하는 현행 실용신안 제도에 의해 보호받기 어려운 문제점이 존재한다.

특히 소프트웨어 관련발명의 경우, 전면적인 개량보다는 점진적인 개량의 사례들이 많아서 소(小) 발명을 보호하기 위한 실용신안 제도로 보호를 고려할수 있어야 하지만, 방법 청구항을 허용하지 않는 우리 실용신안 제도의 특성상 실용신안에 의한 권리보호는 불가능한 상황이다.

기술발전의 추이를 감안한 실용신안 제도의 개선을 위해서는 실용신안권에 의해 보호되는 보호대상을 적극적으로 확대할 필요성이 있으나, 실용신안 제도의 전면적인 개정은 기존의 특허제도와의 차별성 및 각국의 실용신안 제도와의 조화의 필요성 차원에서 실무적으로 쉽지 않은 측면이 있다.

나. 현 실용신안 제도

우리 실용신안법 제4조 제1항 본문에 의하면, “산업상 이용할 수 있는 물품의 형상·구조 또는 조합에 관한 고안으로서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 고안에 대하여 실용신안등록을 받을 수 있다.”고 규정하고 있다.

이에 의하면, 실용신안은 일정한 형상이나 구조를 갖거나 이들의 조합에 관한 기계적 장치나 물품을 보호받을 수 있는 것만을, 즉 소위 물품성을 갖는 대상만을 고안의 대상으로 한다. 이에 반해, ‘방법’이나 ‘단계’, ‘절차’, ‘프로세스’ 등 방법적인 특징을 갖고 있는 기술은 특허에 의한 보호대상이 될 뿐 실용신안 제도에 의한 보호 대상이 되지 않는다. 이와 같은 제도적인 특징에

기인하여 우리나라의 실용신안 출원은 매년 감소하는 추이를 보이고 있다.1) 이와 같은 실용신안 출원의 감소세는 글로벌 경제상황의 악화 추세에 따른 것일 수도 있으나, 비슷한 기간 동안 특허 출원의 수가 다소 상승하거나 큰 변동이 없는 것과 비교해 볼 때, 실용신안 제도에 대한 대중의 인지도가 크게 저하되었음을 보여준다.

그러나, 소프트웨어 기술 분야의 개량 기술은 타 기술 분야에 비해 그 개량의 정도가 누적적이고 점진적인 특징을 가지므로 소프트웨어의 기능을 획기적으로 업그레이드하지 않는 한 그에 대한 진보성을 인정받기도 쉽지 않다. 더 나아가, 급격한 기술 발전 속도에 비추어 볼 때 통상적으로 시장에서 유효한 소프트웨어 관련 기술의 유효기간이 짧아지는 추세에 있다.

또한 실용신안 제도가 도입되어 운영되었던 과거에는 기술개발 수준이 낮아 선진국에 비해 기술수준이 낮은 자국민의 개량 출원을 보호할 필요성 때문에 실용신안 제도가 도입되었지만, 현대의 기술 환경 하에서도 소(小) 발명이라도 특허로서 보호받기는 어렵지만 여전히 기술적 보호의 가치가 있는 누적적ㆍ점진적 기술혁신에 대해서는 보호의 필요성이 있다는 점에서, 4차 산업혁명 시대에 실용신안제도가 추구하는 방향성에서 변화의 필요성이 있다할 것이다.

따라서, 현재 실용신안 제도는 기술발전의 추이를 따라가지 못하고 그 운용의 실효성이 재검토되어야 하는 시점에 도달한 것으로 보이는바. 이를 감안한 제도의 개선 및 활성화가 시급한 시점이다.

다. 독일 연방대법원의 판례

실용신안법은 보호대상을 구체적으로 예시하지 않고 유럽특허협약(EPC) 및 독일 특허법처럼 보호대상에서 제외되는 대상(수학적 방법, 미학적 창작, 영업방법, 컴퓨터 프로그램, 정보의 제시)을 예시하고 있다.2)

실용신안법은 보호대상의 제외와 관련하여 규정할 뿐 제외된 보호대상의 심사에 대해서는 규정하고 있지 않다.

최근 독일 법원은 실용신안의 보호대상에서 제외되는 대상인 “방법” 또는 “프로세스”를 매우 좁게 해석하고 있으며, 그마저도 제조방법이나 제조과정에만 한정함으로써 실용신안의 보호대상을 확대하는 추세를 보이고 있다.3)

이러한 변화에는 2010년 연방대법원(Federal Patent Court)의 판례들(35 W (pat) 6/07, 35 W (pat) 14/08, 35 W (pat) 35/09)이 획기적인 전환점이 되었다. 이러한 판례의 주요 내용은 청구항이 물건(article) 형식으로 기재되어 있다면 잠재적인 방법적 요소를 포함한다 하더라도 실용신안 등록이 가능하다는 것이다.4)

예를 들어, 독일 연방대법원(The German Federal Supreme Court)은 컴퓨터 프로그램용 신호의 순서에 관한 청구항이 방법 청구항에 해당하지 않는다고 판단하였다. (Federal Supreme Court 판결 2004 GRUR 495 – Signal sequence [Signalfolge]).

독일 법원은 소위 기능식 청구항(“means plus function” claims) 역시도 방법 청구항에 해당되지 않는다고 판결하였다. (BGHX ZB 23/07 Telekommunikationsanordnung [Telecommunications systems]).

위와 같은 독일 법원의 최근 판례를 종합해 보면, 특정한 장치가 어떻게 동작한다거나 어떠한 기능을 갖는다는 형식으로 기재된다면 방법적 요소를 갖는 발명도 실용신안으로 보호받을 수 있다.

라. 향후 우리 실용신안 제도의 발전방향

1) 물건 청구항의 보호대상 확대

실용신안 제도는 특허제도와 구분되게 사장되기 쉬운 소 발명을 보호하자는 취지로 도입된 것임을 감안할 때, 특허제도와 구분되지 않을 정도로까지 그 보호대상을 확대하는 것은 적절하지 않은 것으로 생각된다. 또한 그와 같이 보호대상을 확대하는 경우, 실용신안 제도를 운영하고 있는 다른 국가들과의 국제적인 조화 측면에서도 문제가 발생될 소지가 있다.

그럼에도 불구하고 현재의 실용신안 제도는 4차 산업혁명시대에 물밀 듯이 증가될 것으로 예측되는 특히 소프트웨어 관련 기술분야에서의 개량의 정도가 낮은 발명에 대해서는 현재의 실용신안제도를 개선하지 않으면 진보성 부족으로 많은 개량고안들이 사장될 수밖에 없어서 아무런 보호도 받지 못하게 되는 문제점이 야기될 것이다. 따라서 진보성의 인정 기준이 상대적으로 낮은 실용신안 제도를 개선함으로써 이와 같은 소 발명을 지식재산권으로 보호할 수 있는 여러 대안을 모색해야할 필요성이 있다.

가능한 여러 대안 중 하나는 현재의 실용신안법을 바꾸지 않더라도, 실용신안법의 해석을 달리 하여 청구항의 기재방식이 물건 청구항의 형태대로 기재되어 있다면 청구항에 기재된 실체적 내용이 방법이나 절차적 내용을 일부 포함한다 하더라도 이를 실용신안법에서 규정하는 물품성의 부족이라는 이유로 거절하지 않는 독일식 실무의 채용이라 할 것이다. 이를 통해 기능식

청구항의 인정과 함께 소프트웨어 관련발명의 실용신안법적 보호방안을 모색할 수 있다. 특히 기술의 라이프 사이클이 상대적으로 짧은 소프트웨어 관련기술의 경우, 특허에 비해 권리기간이 짧은 실용신안에 의한 보호를 도모할 실익이 있다.

그 외에도 독일의 실무와 같이, 의약물질, 식품 등에 대해서도 실용신안적인 보호를 확대하는 것도 고려할 필요가 있을 것이다. 또한 이와 같은 실용신안 제도의 개선을 위해서는 향후 실용신안 심사기준의 정립, 진보성의 판단기준의 명확화도 같이 검토되어야 할 것이다.

2) ‘실용신안’의 명칭을 혁신적 의미를 내포하는 용어로 변경

추가적으로 한 가지를 더 제안하자면, 현재 ‘실용신안’의 명칭을 바꾸자는 것이다. 중소기업이나 개인의 아이디어 중에는 특허로 출원하게 되면 진보성의 측면이 다소 부족하여 실용신안으로의 출원을 권고하는 경우가 있다. 그러나, 대부분의 경우에는 출원인의 입장에서 특허 대신 실용신안의 출원을 주저하는 경우가 많은 것이 사실이다.

따라서, 4차 산업혁명 시대를 맞이하여 과거 일본 특허법과 실용신안법의 영향을 받아 제정된 우리 실용신안법 체계에 있어서, 적어도 실용신안이라는 용어의 대체적인 사용을 제안하고자 한다. 예를 들어, ‘실용특허’ 또는 ‘이노베이션 모델’ 등 고안자들에게 보다 의욕을 고취하고 자부심을 갖게 하며 그 뜻이 명확한 용어를 사용하는 방향으로 현 실용신안의 명칭을 개선할 필요

가 있다고 생각된다.

마. 결어

4차 산업혁명 시대의 도래와 함께, 소발명이나 작은 개량 등이 사회 전체적으로 사장되지 않고 새로운 이노베이션의 동기를 부여하고 발명의 의욕을 고취할 필요가 있다. 이러한 관점에서 실용신안 제도의 전면적인 개정보다는 기존 실용신안 제도의 운영에 있어 조그마한 변화를 시도할 시점이라 할 것이다.

 1) 특허청의 통계를 살펴보면, 실용신안 출원은 1996년 68,822건으로 최고치를 기록하였으나, 이후 매년 감소하여 2013년 10,968건을 기록한 이래 1만 건이하로 감소하여, 2016년에는 7,767까지 감소되었다.

 2) Sections 1(2) and (3)

 3) Utility Model Protection in Germany 2010 BARDEHLE PAGENBERG

 4) 35 W (pat) 6/07