대법원 2019. 1. 31. 선고 2016후502 판결

1. 사안의 개요

 원고는 발명의 명칭을 ‘위장관의 기질 종양의 치료’로 하는 발명(이하 ‘이 사건 특허발명’이라 함)의 특허권자이며 피고들은 원고를 상대로 이 사건 특허발명의 청구항 2, 4, 5, 6(이하이 사건 특허발명의 청구항 ○를 이 사건 제○항 발명이라 함)이 선행발명들에 의하여 신규성이 부정되거나, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 통상의 기술자라 한다)이 선행발명들에 의하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다고 주장하면서등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 2014. 6. 10. 피고들의 위 심판청구에 대해 이 사건 제2, 4, 5, 6항 발명이 선행발명 1 내지 3에 의해 진보성이 부정된다는 이유로 피고들의위 청구를 인용하는 심결을 하였다. 이에 원고가 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였는데, 특허법원은 2016. 1. 21. 이 사건 제2, 4, 5항 발명의 신규성과 이 사건 제2, 4, 5, 6항발명의 진보성이 부정되지 아니하여 이 사건 제2, 4, 5, 6항 발명은 그 등록이 무효로 되어서는 아니한다는 이유로 위 심결을 취소하는 판결을 하였다. 피고들은 2016. 2. 11. 대법원에상고하였다. 

2. 원심 판결의 요지 (특허법원 2016. 1. 21. 선고 2014허4913 판결)

특허법원은 “암 치료 의약 분야는 사람의 생명현상을 다루는 고난이도의 결과 예측이 매우 어려운 기술분야이고, 암의 발병 원인이 복잡하고 아직 완전히 밝혀지지 않았으며, 동물 모델실험이나 실험실에서의 세포주 실험 결과를 근거로 사람에게 임상실험을 하더라도 전혀 다른결과가 나올 수 있는 분야이다. 또한, 암은 다수의 유전자 돌연변이 가지는데, 하나의 유전자돌연변이를 표적으로 하는 암 치료제 개발의 성공 확률도 매우 낮고 암 치료제 개발에 막대한비용과 시간이 든다. 이러한 암 치료제 개발의 특수성을 고려하면 통상의 기술자가 선행발명으로부터 암 치료 의약용도 발견의 가능성을 예상할 수 있다는 것을 넘어 선행발명으로부터암 치료 의약용도 발견의 성공에 대해 합리적으로 기대할 수 있는 경우에만 선행발명에 의해암 치료제 의약용도발명의 진보성이 부정된다.”고 암 치료제 의약용도발명에서의 진보성 판단기준에 대하여 설시하였다. 

그리고 이 사건 특허발명의 우선일 이전에 GIST의 병리기전 내지 치료기전이 c-kit와 관련된것으로 밝혀져 있다고 볼 수 없는 점, 이 사건 특허발명의 우선일 이전에 c-kit 활성의 억제로 인간 암 치료에 성공한 경우가 보고된 적이 없는 점, 선행발명 2에 개시된 STI571 이HMC-1 세포주에 대한 c-kit 억제를 활성화한다는 것으로부터 STI571 의 GIST 치료 성공을합리적으로 기대할 수 없는 점, 선행발명 1에 개시된 STI571 의 GIST에 대한 임상시험 관련기재로부터 이 사건 특허발명의 성공을 합리적으로 기대할 수 있다고 볼 수 없는 점 등을 종합하면 선행발명들로부터 STI571 의 위장관의 기질 종양 치료용 의 의약용도 발견을 성공하리라고 합리적으로 기대할 수 있다고 할 수 없고 따라서 이 사건 제2, 4, 5항 발명은 통상의 기술자가 선행발명들에 의해 쉽게 발명할 수 없으므로 그 진보성이 부정되지 않는다고 판단하였다.

3. 대상판결의 요지

피고들은 상고이유로서 이 사건 특허발명은 그 진보성이 부정되므로, 이와 달리 판단한 원심 판결은 특허발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이

있다는 취지로 주장하였다.

대법원은 의약용도발명에서는 통상의 기술자가 선행발명들로부터 특정 물질의 특정 질병에 대한 치료효과를 쉽게 예측할 수 있는 정도에 불과하다면 그 진보성이 부정되고, 이러한 경우

선행발명들에서 임상시험 등에 의한 치료효과가 확인될 것까지 요구된다고 볼 수 없다고 의약 용도발명에 있어서의 진보성 판단기준을 설시하였다.

그리고 선행발명들의 기재로부터 통상의 기술자가 GIST 환자의 c-kit의 비정상적인 활성화가 STI571(이 사건 의약물질)에 의하여 억제될 것을 쉽게 예측할 수 있는 이상, 임상시험 성공

등에 의하여 치료 효과가 확인되지 않아도 이 사건 특허발명의 진보성은 부정된다고 판단하고, 이와 달리 진보성을 인정한 원심을 파기하고 사건을 원심법원에 환송하였다.

4. 대상판결에 관한 검토

신규한 물질 혹은 기존의 물질이 가지고 있는 새로운 의약의 용도에 대하여 그 물질과 용도를 특정하여 특허를 받을 수 있고, 통상적으로 이를 의약용도발명이라고 지칭하고 있다. 의약용

도발명에 있어서 특허 명세서에는 이러한 의약 용도가 구체적으로 기재되어야 하고, 의약용도 발명의 약리효과 출원 당시 기술수준, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전 경향, 해당 업계의

요구 등에 비추어 볼 때 유효 활성 물질의 구조, 종래 알려진 약리 기전 등으로부터 통상의 기술자가 쉽게 유추할 수 있는 정도인 경우에는 그 진보성이 부정된다고 판단하고 있다.

대상판결은 의약 용도발명에 있어 통상의 지식을 가진 사람이 선행발명들로부터 특정 물질의 특정 질병에 대한 치료효과를 쉽게 예측할 수 있는 정도에 불과하다면 진보성이 부정되다고

판단함으로써 진보성 판단기준을 제시한 것에 의의가 있다고 할 수 있다. 신규한 의약용도에 대하여 새롭게 특허를 등록받으려고 하는 경우, 위와 같은 판단 기준을 고려하여 발명의 출원

전에 신규한 약리효과를 쉽게 예측할 수 있는 내용의 선공개 등에 주의하여야 할 것이다.