- 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결 검토

1. 쟁점 및 결론

 실시권자의 무효심판 청구 사건 (상고기각)

 특허권자로부터 특허권을 실시할 수 있는 권리를 허락 받은 실시권자가 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하는지 여부.

 결론: 이해관계인에 해당함. 이전의 상반된 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 이를 모두 변경하기로 함. 

2. 대상판결의 요지 

구 특허법(2013. 3. 22. 법률 제11654호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제133조 제1항 전문(前文)은 “이해관계인 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.”라고 규정하고 있다. 여기서 말하는 이해관계인이란 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람을 말하고, 당해 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 사람도 포함된다. 이러한 법리에 의하면 특별한 사정이 없는 한 특허권의 실시권자가 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없다. 

그 이유는 다음과 같다. 

특허권의 실시권자에게는 실시료 지급이나 실시 범위 등 여러 제한 사항이 부가되는 것이 일반적이므로, 실시권자는 무효심판을 통해 특허에 대한 무효심결을 받음으로써 이러한 제약에서 벗어날 수 있다. 

그리고 특허에 무효사유가 존재하더라도 그에 대한 무효심결이 확정되기까지는 그 특허권은 유효하게 존속하고 함부로 그 존재를 부정할 수 없으며, 무효심판을 청구하더라도 무효심결이 확정되기까지는 상당한 시간과 비용이 소요된다. 이러한 이유로 특허권에 대한 실시권을 설정받지 않고 실시하고 싶은 사람이라도 우선 특허권자로부터 실시권을 설정받아 특허발명을 실시하고 그 무효 여부에 대한 다툼을 추후로 미루어 둘 수 있으므로, 실시권을 설정받았다는 이유로 특허의 무효 여부를 다투지 않겠다는 의사를 표시하였다고 단정할 수도 없다. 

이와 달리 실시권자라는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하지 않는다는 취지로 판시한 대법원 1977. 3. 22. 선고 76후7 판결, 대법원 1983. 12. 27. 선고 82후58 판결을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치 되는 범위 내에서 이를 모두 변경하기로 한다.

3. 사안의 개요

 원고, 주식회사 아이벡스피티홀딩스: 발명의 명칭을 ‘AMVP 모드에서 영상 부호화 방법’으로 하는 이 사건 특허발명의 특허권자로서, 동영상 관련 표준특허풀인 MPEG LA(www.mpegla.com) 의 ‘HEVC Patent Portfolio License' 프로그램(이하 ‘HEVC 라이선스 프로그램’이라 한다)에 이 사건 특허권을 등재하여 라이선서(Licensor)로 등록되어 있다.

 피고, 삼성전자 주식회사: 피고는 HEVC 라이선스 프로그램에 자신의 특허권을 등재한 라이선서(Licensor)임과 동시에 위 특허풀 목록에 있는 특허발명을 실시할 권리를 가진 라이선시(Licensee)로 등록된 자로서, 이 사건 특허발명과 같은 종류의 동영상 압축기술을 사용한 영상 관련 물품을 제조‧판매하는 자이다.

 이 사건 특허발명에 대한 무효심결이 확정되는 경우에는 HEVC 라이선스(license) 계약 제6.1조에 따라 원고와 MPEG LA 사이의 계약은 실효되고, 이 사건 특허발명은 HEVC 라이선스 프로그램에서 제외되므로, 피고로서는 아무런 제약 없이 이 사건 특허 발명을 실시할 수 있게 된다.

4. 의의

대상판결은, 기존의 상반된 취지의 대법원 판결을 변경함으로써 설사 실시권자(사용권자)라 하더라도 자신의 이익을 위해서라면 언제든지 해당 특허권(상표권)을 상대로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당한다는 점을 명확히 하였다는 점에 의의가 있어 보인다. 이로써 특허권(상표권)의 실시권(사용권) 계약을 체결함에 있어 실시권자(사용권자)의 지위에 대해 인식시켜 권리자의 일방적인 요구에 제한을 둘 수 있는 근거가 마련되었다고 볼 수 있다.