본 외관설계 디자인은 9가지 설계가포함되어 있는데, 설계1의 요점은 우시도의 형상이고, 설계2, 설계3의 요점은주시도의 도안이며, 설계 4, 5, 6, 7, 8, 9의요점은 주시도와 앙시도에 표시된 색깔이라고 설명하고 있습니다. 또한,설계 1이 기본디자인이며 설계 2 내지 9는 유사 디자인이라고 되어 있습니다. 본 외관설계 디자인은 상품의길이에는 제한을 두지 않으며, 전체 디자인의 요점을 가장 잘 설명한 것이 설계 1의 우시도입니다.

또한, 후총량이 2013. 10. 17. 佛山市锦绣明天建材有限公司 (푸오산시 찐씨우 밍티엔 건재 유한공사, 이하 ‘찐씨우 공사’라 합니다)에게 본 사건 외관설계 디자인권에 대해 독점 사용허락을 했다고 등록(备案)이 되어 있음이 SIPO 사이트에서 확인이 됩니다.

2. 후총량의 디자인 침해 소송 제기

장식 재료 가공, 생산, 판매를 주된 사업으로 하고, 董峰 (동펑)이 투자자로 있는 ‘띠리 재료공장’은 본 사건 외관설계 디자인 권리자인 후총량의 허가 없이 무단으로 상표 ‘FONFAN, 峰帆’ 제품명 ‘加厚B02’를 사용해 아래와 같은 ‘천장 모서리 장식’ 제품을 판매하였습니다.

<바이두에 검색어峰帆 ‘加厚B02’로 검색해 찾은제품 사진>

이에, 디자인 권리자인 후총량은 피고 1 띠리 재료공장과 피고 2 동펑을 상대로 허가 없이 무단으로 디자인침해행위를 하여 막대한 경제적 손실을 끼친다는 이유로 포산시 중급 인민법원에 침해행위 중지 및 손해배상액 15만위안을 구하는 소송을 제기하였습니다.

Ⅲ. 중국 법원의 판단

1. 1심 판결의 내용 – (2014) 佛中法知民初字第554号

피고들이 제조, 판매, 판매허가 한 제품이 원고 후총량의 등록디자인 권리범위에 속하지만, 피고가 주장한 공지디자인의 항변이 인정되므로, 원고의 청구를 기각한다는취지의 판결이었습니다(등록디자인, 침해제품 디자인, 공지 증거에 게시된 디자인 등 각 디자인의 유사여부는 당사자간에 큰 다툼이 없어서 주요 쟁점이 되지 않았습니다).

2. 2심 판결의 내용 - (2015) 粤高法民三终字第517号

결론부터 이야기하자면, 광동성 고급인민법원의 2심 판단 역시 1심 판결을 지지하면서 피고들의 제품이 원고 후총량의 등록디자인과 동일, 유사하지만, 피고들이 제출한 블로그 공지자료를 근거로 등록디자인이 이미 공중에게 공개된 것이라 판단하여 침해금지 청구 및손해배상 청구를 모두 기각하였습니다.

3. 피고들의 현존 디자인 항변에 대하여

피고들이 제출한블로그 공지자료는 원고의 독점사용권자인 ‘찐씨우 공사’에서원고의 본 건 디자인 출원 전인 2012년 3월 18일 11시 04분 ‘QQ Zone (空间)’ 라는 블로그에 ‘锦绣明天001的L5弧型’ 이라는 제품을 소개하는 블로그 글이고, 이를 정식으로 공증하였고 공증처에서배치된 컴퓨터로 접속하여 위 블로그 이미지를 캡쳐하고 출력하고 CD에도 기록하는 방식으로 (2015) 粤佛南海第12153号 공증서를 작성해 법원에 제출하였습니다. 

광동성 고급인민법원은 1) 본 사건 외관설계 등록디자인이 출원되기 전에 공지 디자인의 이미지가 이미QQ Zone에 업로드 된 상태였고, 2) 공증 당시 해당 이미지는 모든 사람이 볼 수있는 상태로 공개되어 있었으며, 3) ‘공개’란 일반 대중이알고 싶을 때 알 수 있는 상태를 의미하는 데, 중국 최대의 인터넷 사이트 중의 하나인 QQ Zone은 광범위한 사용자와 영향력을 보유하고 있고, 4) 공증서에따르면 웹브라우저에 현존 디자인이 업로든 된 블로그의 주소를 입력하면 바로 해당 이미지를 볼 수 있는 바, ‘공개성’이 인정된다고 판단하였습니다.

한편, 원고 후총량은 자신의 디자인 출원 전에는 해당 이미지가 비공개였을 수 있다는 주장을 하였으나, 2심 법원은 양 당사자가 모두 디자인 출원 전에 해당 이미지가 전체 공개였는지 여부에 대해서 명확하게 입증하지못하고 있으므로, <민사소송법 사법해석 제108조: 입증책임 있는 당사자가 주장하는 사실을 반박하기 위하여제공하는 증거에 대하여 심사하고 관련사실을 종합하여 요증 사실을 진위가 명확하지않다고 여기는 경우 그 사실이 존재하지 않는다고 인정하여야한다>에 근거하여 별도 증거 없이 디자인 출원 전에 해당 블로그 이미지가 비공개였을 수도있다는 원고의 주장을 설득력이 낮다고 배척하였습니다.

Ⅳ. 공지증거로서 제시된 블로그 게시물에 대하여: 한국 법원 VS 중국법원

디자인 침해소송에서 소송을 당한 피고가 할 수 있는 항변 중 대표적인 것이 원고의 등록권리가 국내외에 공지 되었기 때문에 ‘무효’ 라는 것입니다. 이러한 무효의 항변을 하면서 제시되는 공지 증거중 가장 보편적인 것은 각국에 선공개 된 디자인 공보들입니다. 하지만,각국의 특허청에 출원된 공보만 공지 증거로 사용될 수 있는 것이 아니라, 등록 디자인이출원 되기 이전에 현실 거래의 대상이 된 증거자료 역시 공지증거로 사용될 수 있는 것입니다. 이렇게출원 전에 현실 거래의 대상이었음을 증명하는 공지증거로 ‘블로그 게시물’이 자주 사용됩니다.

필자 역시, 한국에서 다수의 디자인 침해소송을 담당해 오다 보니, 디자인 침해소송에서이처럼 ‘블로그 게시물’이 공지증거로 인정될 수 있는지 여부가쟁점이 된 사안들을 다루어왔습니다.

본 중국 광동성고급인민법원의 판결을 접하면서, ‘블로그 게시물’을 공지증거로인정함에 있어 한국 법원과 중국 법원의 차이점이 발견되어 상당히 흥미로웠습니다.

1. 증거자료에 대한 공증

본 사건 판결문을읽어보면, 피고들이 QQ Zone에 게시된 블로그 글을 출력해서곧바로 중국 법원에 증거로 제출한 것이 아닙니다. 피고들은 공증처에 가서 공증원과 함께 공증처에 있는컴퓨터를 열고 경로를 일일이 기록하면서 인터넷에 올라와 있는 블로그 게시물을 증거자료로 캡쳐하여 정식 공증서로 작성하고 이를 법원에 증거로 제출하고있는 것을 볼 수 있습니다.

한국 법원에서도공지 증거로 블로그 게시물이 자주 제출되지만, 이를 공증을 받아 제출하지도 아니하며 특별히 이에 대한공증절차가 제도적으로 마련되어 있지도 아니합니다. 단순히 블로그 게시물을 온라인에 올라 있는 도메인주소와 일시 정도 명확하게 나타나게 출력해서 증거로 제출하게 됩니다. 이와 같은 블로그 게시물이 공지증거로 제출되면 상대방이 위조, 변조 등 특단의 사정을 입증하지 아니하는 이상 공지 증거의 존재 자체는인정되는 편입니다.

이처럼, 공보가 아니라 현실 거래 자료인 블로그 게시물이 공지 증거로 인정받는 조건이 한국보다 중국이 훨씬 까다롭습니다.

2. 무효심판의 병행 여부

한국에서 디자인침해소송이 제기되는 경우 상대방은 등록 권리가 무효라는 항변을 하면서 동시에 특허심판원에 디자인 등록무효 심판을 제기하는 경우가 많습니다. 침해법원에서 침해여부에 대한 판결을 함에 있어서 직접 권리의 유•무효를 심리 하여 직접적인 판단을 하기 보다는, 권리의 유•무효에 대해서는 특허심판원이나 특허법원의 판결을 기다리고 존중하는 성향이 강합니다.

하지만, 중국 광동성 고급인민법원에서 다뤄진 본 사건에 있어서는 디자인 침해사건과 병행된 무효심판 사건이 없었습니다. 또한, 침해법원에서 직접 디자인의 유•무효를 심리하여, 디자인의무효를 전제로 침해금지 청구를 기각하는 판결을 내린 점을 주목해 볼 필요가 있겠습니다.

Ⅴ. 마무리하며

디자인 침해사건을주로 담당하는 변호사로서 의뢰인이 디자인 침해소송을 하고 싶다고 찾아오면, 등록 디자인이 유효한 권리인지에대해서 신경을 쓸 수 밖에 없습니다. 만약, 하자가 있는권리라면 어렵게 침해 소송을 준비하고 싸우더라도 종국에 권리가 무효가 되어 노력이 수포가 될 뿐만 아니라, 사건의의뢰인이 나중에 상대방의 소송 비용까지 물어주게 되는 등 낭패를 겪게 되기 때문입니다.

그래서, 의뢰인에게 첫번째로 묻어보는 것이, “디자인의 출원 전에 혹시 물건을만들어 팔지 않으셨나요?” 하는 질문입니다. 단순히 물건을 만들어 파는 정도에 그치지 아니하고, 디자인 출원전에 제품을 홍보하기 위하여 블로그 등에 업로드까지 해 놓은 경우가 상당수입니다. 이럴 때, 이런 블로그 글도 자기 공지의 증거로 추후 이와 같은 자료가 증거로 사용되면 디자인이 무효가 될 수 있다고설명하면, 어떻게 내가 물건을 만들어 판 것이 무효 증거로 사용될 수 있냐고 납득하기 어렵다고 하시는경우가 많습니다.

본 사건에있어서도, 디자인권자인 후총량이 직접 블로그 글을 작성한 것은 아니지만, 독점 사용권자인 ‘찐씨우 공사’가후총량의 디자인 출원 전에 QQ Zone에 제품 사진이 노출된 블로그 게시글을 작성해 올린 것이므로, 사실상 자기 공지 증거라 볼 수 있습니다.

디자인권 등산업재산권은 국가가 특별히 부여하는 권리이므로 엄격한 요건하에서 권리가 인정됩니다. 기왕에 디자인을출원하여 권리로 행사하고자 한다면, 요건에 맞추어 하자 없는 권리를 확보하셔야 할 것입니다.