2. 법 규정의 취지 및 법리 해석

특허법 제51조(보정각하) 제1항의 취지는, 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우에 그 보정을 각하함으로써 새로운 거절이유에 대한 거절이유통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제하여 심사절차의 신속한 진행을 도모하고자 하는 것이며, 또한 보정으로 인해 새로운 거절이유가 발생하였는지 여부를 판단함에 있어서 '청구항을 삭제하는 보정'에 의해 새로운 거절이유가 발생한  경우를 그 대상에서 제외시킴으로써, 청구항을 한정•부가하는 보정 등 다른 경우와 달리 보정의 반복에 의하여 심사관의 새로운 심사에 따른 업무량 가중이나 심사절차의 지연의 문제가 거의 생기지 아니하는 경우에 한하여, 거절이유의 통지를 통한 보정 기회를 다시 부여함으로써, 출원인을 보호하고자 하는 것이다. 

이러한 법규정의 취지로부터, '청구항을 삭제하는 보정에 의해 새로운 거절이유가 발생한 경우'에는, 단순히 청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제된 청구항을 인용하던 청구항에서 인용번호를 그대로 둠으로써 기재불비가 발생한 경우 뿐만 아니라, 청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제한 청구항을 직•간접적으로 인용하던 청구항에서 그 인용번호를 잘못 변경함으로써 기재불비가 발생한 경우나 삭제한 청구항을 그대로 두지 않고 항정리하면서 인용번호를 잘못 변경함으로써 기재불비가 발생한 경우도 해당한다고 해석하고 있다(대법원 2014. 7. 10. 선고 2013후2101 판결 등 참조) .

III.  2018. 6. 28. 선고 2014후553 판결 거절결정(특)

1. 사안의 개요

①원고(피상고인)의 ‘구리 애노드 또는 인 함유 구리 애노드, 반도체 웨이퍼에 대한 전기 구리 도금 방법 및 파티클 부착이 적은 반도체 웨이퍼’로 하는 이 사건 출원발명에 대하여, 특허청 심사관은 청구항 제1항, 제2항, 제5항, 제6항, 제9항의 신규성과청구항 제1항 내지 제3항,제5항 내지 제7항, 제9항의 진보성이 부정된다는 이유로 거절결정을 하였고, ②이에 대하여 원고는 거절결정의 취소를 구하는심판을 청구하고, 청구항 제1항, 제5항, 제9항을 각 정정하며, 청구항 제4항, 제8항을 삭제하는 이 사건 보정을 하면서, 제9항의 “상기 제1항, 제2항, 제3항, 제4항 또는 제8항의 인 함유 구리 애노드” 부분을 “상기 제1항, 제2항, 제3항의 인 함유 구리 애노드”로 변경하였으며, ③ 특허청 심사관은 이 사건 보정에대하여 ‘청구항 제9항은2 이상의 항을 인용하나 인용되는 항의 번호가 택일적으로 기재되지 않아서 특허청구범위의 기재방법에 위배된다’는 이유(이하 ‘쟁점 거절이유’라한다)로 보정각하 결정하였다. ④이러한 사실관계를 기초로 원심은, 이 사건보정에 의하여 보정 전 청구항 제9항의 기재에서 ‘또는’이라는 기재 부분까지 삭제됨에 따라 발생한 쟁점 거절이유는 구 특허법 제51조제1항 본문이 보정각하 사유에서 제외하고 있는 ‘청구항을삭제하는 보정에 따른 거절이유’에 해당하므로, 특허청 심사관이거절이유를 통지하여 출원인에게 보정의 기회를 부여하지 아니하고 곧바로 보정각하 결정을 한 것은 부적법하다고 판단하여 청구를 인용하였고, 이에 대해 피고(상고인)가상고하였으며, 대법원은 상고를 기각하였다.

2. 대법원의 판단

특허법제51조 제1항에서, 보정에따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되면 그 보정을 각하하도록 하면서도 '청구항을 삭제하는 보정'의 경우를 그 대상에서 제외하고 있는 취지는, 보정에 따라 새로운거절이유가 발생한 경우에는 그 보정을 각하함으로써 새로운 거절이유에 대한 거절이유 통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제하여 심사절차의 신속한진행을 도모하되, '청구항을 삭제하는 보정'의 경우에는 그로인하여 새로운 거절이유가 발생하더라도 위와 같은 보정의 반복에 의하여 심사관의 새로운 심사에 따른 업무량 가중이나 심사절차의 지연의 문제가 거의생기지 아니하는 데 반해 그에 대하여 거절이유를 통지하여 보정의 기회를 다시 부여함으로써 출원인을 보호할 필요성이 크다는데 있다.