Ⅰ. 들어가며

필자는 중국 최고인민법원 및 각급 법원에서 매년 선정하여 발표하는 대표 판례를 중심으로 중국에서 이슈화 되고 있는 디자인 분쟁 사례 6건을 선정해서 연말까지 6회에 걸쳐서 연재할 예정입니다. 

첫번째로 소개하는 “王老吉” 포장 캔 디자인 분쟁 사건은 2017년 중국법원 선정 10대 지식재산권 분쟁 사례 중에서도 가장 먼저 소개되고 있으며, 중국 13억 인구의 최대 관심을 받은 사건이기도 합니다.  

본 사건은 전형적인 ‘디자인’ 침해 사건이라기 보다는 ‘반부정당 경쟁행위’에 해당하는지 여부가 법적 쟁점이었기는 하지만, 상품에 있어서 외관 용기 디자인이 얼마나 큰 ‘고객흡입력’을 가지는 것인지, 외관을 보호하기 위해서 어떠한 디자인권 획득 전략을 가져야 할 것인지를 생각해 볼 수 있으므로 첫 번째 소개 사례로 선택하였습니다.

Ⅱ. “王老吉” 분쟁의 개관

1. ‘왕라오지(王老吉)'의 시작과 중국 시장에서의 큰 인기

‘왕라오지(王老吉)'는 1828년 중국 남방지역에서 왕저방(王泽邦)이라는 사람이 한약재 성분을 사용해 몸의 열기를 식히도록 개발된 냉차(凉茶)에서 기원하는데, 현재의 ‘왕라오지(王老吉)’는 이렇게 전통적으로 마셔온 냉차(凉茶)를 인스턴트 차 형태로 만든 건강 기능성 음료입니다.

왕씨 집안의 제5대 전인인 왕건의(王建?)가 속한 ‘광저우 왕라오지 따찌엔캉 산업 유한공사’(广州王老吉大健康产业有限公司, 이하 ‘따찌엔캉’라 약칭합니다) 측에서 중국뿐만 아니라 홍콩, 싱가포르 등 30여개 나라와 지역에 '왕라오지(王老吉)' 상표권을 보유하고 있습니다. 

따찌엔캉 측은 1995. ‘광동 찌아뚜어바오 음료식품 유한공사’(广东加多宝饮料食品 有限公司, 이하 ‘찌아뚜어바오’라 약칭합니다) 측에 '왕라오지(王老吉)' 상표권을 15년간 독점 사용하도록 허락하였고, 찌아뚜어바오 측은 마케팅 인력을 확충하고 전국적인 판매 채널과 네트워크를 구축하는데 주력하여 2002. 이후 사업이 급속도로 팽창하였습니다. 

'왕라오지(王老吉)'는 2003. 중국에서 가장 유명한 광고문구인 ‘상화가 겁나면, 왕라오지를 마시자(怕上火，喝王老吉)’로 음료시장에 확실한 자리매김을 했습니다. 또한, 2008. 사천성 대지진 때는 앞장서서 1억 위안(한화 180억원)의 성금을 쾌척하여 열광적인 호응을 얻고, 북경올림픽 공식 음료로 지정되는 등 중국 최고의 브랜드로 수직 상승하면서 중국 국민 음료로 떠올랐습니다. 2011년 북경브랜드 자산평가 유한공사에서는 왕라오지의 브랜드 가치를 1080.15억 위안(한화 약 19조원)에 달하는 것으로 평가하였습니다.

따찌엔캉 측은 '왕라오지(王老吉)' 브랜드가 인기를 끌자 자신도 직접 냉차 사업을 시작하였는데, 찌아뚜어바오가 빨간색 캔용기에 황색의 '왕라오지(王老吉)' 글자가 새겨진 글씨로 알려져 있었기 때문에, 자신은 녹색 팩용기에 포장된 '왕라오지 (王老吉)'를 판매하였습니다. 그러나, 따찌엔캉의 녹색 팩용기의 '왕라오지(王老吉)' 는 약간 쓴 맛이라서 큰 인기를 얻지 못하였습니다.

따찌엔캉 측의 녹색 팩용기 왕라오지찌아뚜어바오의 빨간색 캔용기 왕라오지

2. 상표권 분쟁의 시작

'왕라오지(王老吉)'가 큰 인기를 얻으면서, 찌아뚜어바오 측은 안정적인 상품 판매를 위해 2010. 5.에 만료되는 상표 사용권 계약을 연장하고자 시도하였습니다. 

따찌엔캉의 총경리였던 리이민이 2001. 8. 과, 2002. 8. 두 차례에 걸쳐 찌아뚜어바오 측으로부터 각 100만 홍콩달러의 뇌물을 받고 2002. 11. 제1차 보충계약을 체결하고 상표의 사용기간을 2013년까지로 연장해 주었습니다. 또한, 리이민은 2003. 6. 다시 찌아뚜어바오 측으로부터 홍콩에서 100만 홍콩달러를 뇌물로 받고 제2차 보충계약을 체결하면서, 상표사용 계약기간을 2020. 까지로 연장해 주었습니다. 그러던 중, 2004. 리이민이 뇌물을 받은 사실이 발각되어 구속된 후 실형을 선고 받았습니다.

따찌엔캉 측은 2002. 부터 2010. 까지 상표사용료가 연간 450만 위안에 불과하였고, 2011년부터 507만 위안이다가 2020년부터는 537만 위안으로 올라가게 되지만, 전체 매출액에 비교해 0.09%에 해당하는 상표사용료가 터무니없이 작다는 문제제기를 하며 상표 사용료에 대한 재협의가 이루어져야 한다고 주장하였습니다.

결국, 따찌엔캉은 리이민이 뇌물을 받고 체결한 제1차 제2차 보충계약은 중국 계약법 제52조에 의하여 무효라고 주장하며, 상표사용계약에 근거해 2011년 4월 '중국국제경제무역중재위원회(CIETAC)'에 '왕라오지(王老吉)' 상표권 분쟁의 중재를 신청하였습니다.

3. 상표분쟁 관련 CIETAC의 중재판정과 북경시 제1중급인민법원의 판결

CIETAC에 중재를 신청하면서, 찌아뚜어바오는 ‘분쟁 대상 계약’은 적법하게 체결된 것이므로, 상표사용료를 인상할 이유도 없고, 이에 따라 2020년까지 적법하게 '왕라오지(王老吉)' 상표를 사용할 권리가 있다고 주장하였습니다. 

하지만, CIETAC에서는 2012. 5. 9. 공식적으로 제1차 보충계약(2002. 체결), 제2차 보충계약(2003. 체결)은 무효이고, 찌아뚜어바오는 더 이상 상표를 사용할 권한이 없으므로 상표사용을 중지하라고 하면서 상표권자인 따찌엔캉의 승소를 판정하였습니다.

찌아뚜어바오 측이 2012. 5. 17. 북경시 제1중급인민법원에 중재판정의 취소를 구하는 소송을 제기하였으나, 법원은 두달만에 신청을 기각하였습니다. 해당사건은 2011년 중국 최고인민법원에 선정한 5대 상표 사건 중의 하나로 소개되기도 하였습니다.

찌아뚜어바오 측은 상표 분쟁에서 패소하였기 때문에 어쩔 수 없이 기존 용기 디자인에서 상표를 '찌아뚜어바오(加多?)'로 브랜드를 변경하여 냉차를 판매하였습니다. 그런데, 승소한 따찌엔캉은 기존의 녹색 팩 디자인을 버리면서 찌아뚜어바오가 사용하던 빨간 캔의 '왕라오지(王老吉)'와 동일한 상품을 출시하였습니다.

그러나, 찌아뚜어바오는 따찌엔캉 측이 자신들에 대해 ‘상표강탈, 홍색캔 강탈, 광고문구 강탈’의 3가지 강탈행위를 저지르고 있다고 비난하면서, 소송을 제기하여 분쟁의 제2라운드가 막이 올랐습니다.

Ⅲ. 중국 최고인민법원 (2015) 民三终字第2号 판결

결론부터 말하면, 중국 광동성 고급인민법원 (2013) 奥高法民三初字第1号 1심 판결에서 원고 찌아뚜어바오의 청구를 기각하였고, 최고인민법원 (2015)民三终字第2号 2심 판결 역시 원고 찌아뚜어바오의 항소를 기각하였습니다.  

1. 원고 찌아뚜어바오의 청구 내용

원고 찌아뚜어바오는 자신이 유명하게 만든 빨간색 캔용기를 무단으로 사용함으로써 유명상품 특유 포장 장식권을 침해하였다고 주장하며 따찌엔캉을 상대로 아래 중국 반부정당경쟁법에 근거한 침해금지 및 손해배상을 구하였습니다.

2. 1심 광동성 고급인민법원의 판단

법원은, 원고 청구의 당부를 판단하기 위한 전제로 빨간색 캔 포장장식에 대한 권리가 누구에게 귀속되는지를 먼저 확정하였습니다.

1) 본 사건의 캔 디자인은 빨간색 바탕에 노란색으로 ‘王老吉’라는 글씨가 정면에 세로로 두드러지게 표기되어 있고 이 부분이 소비자의 주목을 끌게 되므로 포장장식에서 ‘王老吉’ 상표를 분리해서 보기는 어렵고, 2) 포장장식이 반부정당경쟁법으로 보호되기 위한 법적 요건으로 ‘상품이 보유한 지명도(知名度)’, ‘실제 사용으로 형성된 포장 디자인의 특유성(特有性)’, ‘현저성(显著性)’이 요구되는데, ‘王老吉’ 상표는 그 자체로 양 당사자의 협력 관계가 형성되기 이전부터 이미 백 여년의 역사와 전통이 있고, ‘광저우시 및 광동성의 저명상표(著名商标)’로 인정을 받는 등 이미 상업적 명성과 가치를 보유하고 있기 때문에 본 사건의 빨간색 캔 포장장식과 더불어 원고 찌아뚜어바오에 권리 귀속이 되어야 한다는 주장은 받아 들이기 어렵다고 판단하였습니다.   

물론, 원고 찌아뚜어바오가 상표허가사용계약 체결 후 해당 상품의 대대적인 홍보를 통해 인지도를 대폭 상승시켜 대중적인 음료를 만든 공로는 인정하지만, 그로 인해 발생된 명성은 '왕라오지(王老吉)' 음료 상품에 귀속되며, 이는 곧 해당 상표의 권리자인 따찌엔캉이 누릴 수 있는 권리라고 하면서, 원고 찌아뚜어바오의 반부정당경쟁행위금지 및 손해배상 청구를 모두 기각하였습니다.

3. 최고인민법원의 판단

최고인민법원 역시 1심 광동성 고급인민법원의 판단을 지지하며 원고 찌아뚜어바오의 반부정당경쟁행위 주장을 받아들이지 아니하였습니다.

다만, 1) 포장장식의 권리 발생은 시장 경영주체의 실제 사용행위와 불가분의 관계를 맺고 있는데, 원고 찌아뚜어바오가 포장장식 분쟁이 발생하기 전에 빨간색 캔 '왕라오지(王老吉)'를 생산, 판매하던 실질적인 경영주체였고, 2) 해당 포장장식을 지속적, 안정적으로 사용하여 상품의 인지도를 크게 높였을 뿐 아니라, 3) 붉은색 바탕에 노란 글씨의 '王老吉'가 현저한 식별력을 지닌 포장장식으로서 반부정당경쟁법의 보호를 받을 수 있는 요건을 갖추게 하는데 큰 기여를 하였는 바, 이와 같은 점을 종합적으로 고려하면 빨간색 캔 포장장식 권리에 대해 쌍방 모두에게 향유할 수 있는 합법적인 권익이 인정된다고 판단하였습니다.

빨간색 캔 포장장식권이 원고 찌아뚜어바오에게 단독으로 귀속되지 못하는 이유에 대해서는 해당 용기 디자인에서 중앙의 노란색 ‘王老吉’라는 문자가 너무나 두드러지게 사용되는 점을 지적하였습니다.

Ⅳ. 빨간색 캔 용기와 디자인권

본 사안의, 원고 찌아뚜어바오가 빨간색 캔 용기 디자인에 대한 권리 주장의 법적 근거를 중국 반부정당경쟁법 제5조 제2호로 하였는데, 왜 빨간색 캔 용기에 대해서 디자인권(外观设计专利) 침해 주장을 하지는 않았는지, 혹시 지식재산권 보호를 소홀히 하여 디자인 출원, 등록을 받지 못한 것은 아닌지에 대한 의문이 생길 수 있습니다.

하지만, 중국 SIPO 사이트를 통해 확인해 본 결과, 판결문에도 잠시 언급되는 바와 같이 원고 찌아뚜어바오의 설립자인 천훙다오(??道)가 1997. 경에 아래와 같이 '왕라오지(王老吉)' 빨간색 캔 외관을 디자인(外观设计专利) 출원 등록 받아 둔 것이 확인이 됩니다.

피고 따찌엔캉 측에서 상표권 소송에 승소하고 빨간색 캔 용기로 바꾸기 시작한 시점이 2012. 6.경 인데, 중국 디자인권(外????利)의 권리보호기간은 10년이므로, 이때에는 이미 원고 찌아뚜어바오 측에서 1997. 출원한 위 디자인권(外观设计专利)이 기간만료로 소멸하였기 때문에 디자인권 주장은 하지 못하고 반부정당경쟁법에만 근거하여 법리구성을 한 것이라 생각이 됩니다.

때늦은 감은 있지만, 원고 찌아뚜어바오 측에서 더 이상 ‘王老吉’ 상표를 사용하지 못하게 될 위험이 있다면, 빨간색 캔 포장용기를 좀 더 독특한 디자인으로 리뉴얼 하고 디자인 출원, 등록을 경료하였으면 좀 다른 상황이 전개 되지 않았을까 하는 생각을 해봅니다.

Ⅴ. 마무리하며

원고 찌아뚜어바오 측이 2011년부터 시작된 긴 분쟁에서 모두다 패소를 하였지만, 상품 판매 시장에서는 피고 따찌엔캉 측에 비해 여전에 우위를 점하고 있다는 점은 다시 한번 돌이켜 보아야 할 점입니다.

또한, 찌아뚜어바오가 비록 패소하였지만 분쟁 자체를 마케팅에 활용하여 자신의 지명도를 더욱 높였으며, 중국 소비자들에게 따찌엔캉이 손실을 보고 있던 보잘것없는 브랜드를 찌아뚜어바오가 가져가서 1000억 위안 짜리 브랜드로 키워놓으니, 따찌엔캉이 탐욕을 부려 빼앗았다는 인식이 있다는 점도 주목해 볼 필요가 있습니다.

이를 볼 때, 상표나 디자인이 중요하기는 하지만 그것이 전부는 아니라고 생각됩니다. 상표나 디자인권과 같은 권리 외에 시장, 채널, 관리, 마케팅 등의 모든 능력이 종합된 것이 브랜드 가치라 볼 수 있겠으며, 상표 만 회수한다고 하여 전체 브랜드 가치가 따라 오는 것은 아니라는 점은 분명한 사실인 것 같습니다.