가. 개별국 출원의 특징

개별국 출원은 상표를 보호받기를 원하는 국가 수만큼 출원서를 작성하여야 하며, 이 경우 그 국가에서 요구하는 언어에 따라 다른 언어로 된 출원서를 작성하여야 합니다. 또한 대부분 국가에서는 외국인이 직접 출원하는 경우 자국의 대리인을 강제 선임하도록 요구하고 있으므로 대리인 선임에 소요되는 비용도 문제가 됩니다. 한편 상표등록 후의 사후관리(주소변경, 존속기간 갱신, 명의변경 등)도 각 국에 따로 일일이 하여야 하므로 언어적, 시간적, 경제적으로 불편함이 있습니다. 

하지만 개별국 출원은 한국의 기초출원(등록)이 필요치 않으며, 각 국 별로 독립적인 권리이기 때문에 기초출원(등록)이 소멸하더라도 영향을 받지 않습니다. 또한 각 국의 대리인으로부터 출원단계에서 사전 점검을 거치기 때문에 차후 거절통지를 받을 가능성이 낮고, 등록 이후 한국대리인과 현지대리인이 교차로 관리하기 때문에 '권리의 취득 및 관리'면에서 좀 더 철저하다는 장점이 있습니다. 

나. 마드리드 국제출원의 특징

① 출원 절차의 간편 

마드리드 국제출원을 이용하여 다수의 국가에 권리를 취득하고 싶은 경우, 하나의 공식 언어(우리나라는 영어, 불어, 스페인어 중 영어를 선택)로 작성된 하나의 국제출원서를 본국관청(우리나라 특허청)에 제출하면 국제출원서에 지정된 다수의 국가(지정관청)에 동일한 날짜에 출원한 것과 같은 효과를 얻을 수 있습니다. 또한, 다수의 국가에 각각 납부 하여야 할 국제출원 수수료도 국제사무국에 일괄하여 납부하면 됩니다. 

② 출원비용 절감 효과

해외에 직접 출원하는 경우에는 각 국에서 요구하는 서식과 언어로 출원서류를 작성 해야 하므로 각 국 현지대리인의 보수, 번역 등의 비용이 수반됩니다. 하지만 마드리드 국제출원 단계에서는 현지대리인을 선임할 필요가 없기 때문에 '출원 비용 절감이 가능'합니다. 다만, 지정국 관청의 심사과정에서 거절이유가 발견되어 거절통지를 받는 경우 출원인이 의견서나 보정서 등을 그 지정국관청에 제출하려면 당해 국가의 대리인을 선임하여야 하고 이때는 현지대리인 비용이 발생합니다. 

③ 상표권 관리의 간편 

마드리드 시스템에서는 국제사무국의 국제등록부로 권리관계를 일원적으로 관리 할 수 있습니다. 따라서 각 국마다 존속기간의 갱신, 소유권 이전, 명칭변경신청 등의 절차를 별도로 할 필요가 없습니다.

④ 마드리드 국제출원의 종속성

개별국 출원이 각 국마다 독립적인 권리로 서로 영향을 받지 않는 것과 다르게 마드리드 국제출원은 본국관청의 기초출원(등록)에 종속됩니다. 이 점이 마드리드 시스템을 통한 국제출원에서 가장 유의할 점이며, 만약 국제출원을 고려할 경우 반드시 국내에 기초 출원을 하고 등록을 받은 이후에 진행하는 것이 안전합니다. 

국제출원의 종속성이란, 기초 출원(등록)이 국제등록일로부터 5년의 기간이 만료되기 전에 거절·포기·무효 등이 된 경우에는 국제등록의 지정 상품(서비스업)의 전부 또는 일부에 대해 국제등록이 취소되고, 그 결과로서 모든 지정국에서 국제등록이 취소된 범위 내에서 효력이 상실되는 것을 말합니다. 

기초 출원(등록)이 소멸한 경우, 국제사무국은 본국관청에서 통지되어온 기초 출원(등록) 효력소멸 통지서를 기초로 국제등록부에 효력소멸 내용을 등재한 후 지정국 및 국제등록 명의인에게 통보하고, 지정국관청은 국제사무국으로부터 통지된 기초 출원(등록) 효력소멸 통지서를 기초로 지정 상품(서비스업)의 전부 또는 일부를 취소합니다. 

4. 마드리드 국제출원의 절차

① 국제출원서 제출

반드시 공식 서식을 이용하여 작성하고(우리나라는 영어로 작성), 본국관청을 경유하여 WIPO에 수수료와 함께 제출되어야 합니다. 출원인, 상표견본은 기초출원(등록)과 엄격히 동일하여야 하고, 지정상품은 기초출원(등록)의 범위 내에서 영문명칭으로 번역하여 기재하여야 합니다. 

② 국제등록일

본국관청은 제출된 국제출원서의 기초심사 후 국제사무국에 송부하는데, 본국관청을 경유하여 국제사무국에 제출된 국제출원은, 원칙적으로 본국관청에 국제출원이 제출된 날을 국제등록일로 간주합니다.

③ 국제사무국의 국제등록

국제사무국은 국제출원이 의정서에서 정한 형식적인 요건을 충족하는지 심사하여 하자가 없는 경우 해당 국제출원을 국제등록부에 등록하고, 당해 국제등록 사실을 지정국 관청에 통지함과 동시에 본국관청에 통지하며, 국제등록 명의인에게 국제등록 증명서를 송부합니다.

④ 지정국 관청에 의한 심사

파리협약에서 정한 속지주의의 원칙에 따라 각 지정국관청은 자국 법령의 규정에 따라 통상의 국내출원과 마찬가지로 국제등록된 상표에 대한 보호 여부를 심사하게 됩니다. 

국제사무국으로부터 국제출원서를 통지받은 각 지정국관청은 각 국의 국내법에 따라 국제출원의 보호여부에 대한 심사를 하여, 거절이유가 있는 경우 국제사무국이 국제등록 사실을 통지한 날로부터 1년(또는 각 국의 선언에 의해 18개월) 이내에 국제사무국에 거절이유를 통지함으로써 당해 상표 보호를 거절할 수 있습니다.

기간 내에 가거절 통지를 하지 않을 경우 국제등록상표는 자동으로 당해 국가에서 보호됩니다. 의정서에서 규정한 기간 이내에 국제사무국에 가거절 통지를 하지 아니한 지정국관청은 국제등록에 대한 보호를 거절할 권리를 상실합니다. 즉, 지정국관청은 가거절통지 기간 이내에 거절에 대한 최종결정을 해야 하는 것은 아니지만, 이 기간이 만료된 후에는 새로운 거절이유를 제기할 수 없습니다.

⑤ 지정국관청의 거절통지에 대한 대응

지정국관청이 통지한 거절이유는 국제사무국을 경유하여 출원인에게 통지되고 출원인은 각 국가별로 대리인을 선임하여 거절이유에 대한 의견서, 보정서를 제출할 수 있습니다. 

이는 개별국 출원의 절차와 동일하며, 개별국 출원의 경우 이미 선임된 현지대리인을 통해 대응하는 것과 다르게 마드리드 국제출원은 중간사건 대응을 하기 위해 대리인을 새롭게 선임하게 되는 것입니다. 

의견서를 제출하여 거절이유가 해소되지 못하면 거절결정되고 거절결정이 확정될 경우 국제사무국의 국제등록부에 '거절확정' 사실이 기록됩니다.  

⑥ 국제등록의 존속기간

국제등록일로부터 10년간 유효하며, 10년마다 갱신할 수 있습니다. 국제사무국에 한번의 갱신 신청을 하여, 각 지정국 모두에 대하여 갱신을 할 수 있습니다.

5. 마치며

개별국 출원과 마드리드 국제출원 큰 차이는 "출원의 종속성"입니다. 개별국 출원은 서로 영향을 받지 않기 때문에, 출원인이 다르거나 표장 및 지정상품이 조금씩 달라도 문제가 되지 않지만 마드리드 국제출원은 기초출원(등록)에 종속되고 권리범위 또한 벗어날 수 없습니다. 

만약 국제출원을 하고자 한다면, 우선적으로 국내에 출원을 하여 등록을 받은 이후 "마드리드 국제출원"으로 진행하는 것이 "출원비용의 절감" 측면에서 매우 유리합니다. 그러나 마드리드 의정서 미가입국이거나 또는 아직 우리나라에 출원하지 않았거나 또는 출원하였지만 거절된 경우 등은 개별국 출원으로 진행하여야 합니다. 혹은 해외 출원 국가 수가 3개국 미만인 경우에는 마드리드 국제출원이 오히려 비용이 더 들 수도 있습니다.

마드리드 국제출원이 시행된 지 10년이 넘었지만 아직까지 완전히 정착되었다고 할 수 없습니다. 국제사무국의 업무처리가 원활하지 않아 국제등록 후 각 국가별 현황업데이트가 지연되는 경우도 흔합니다. 또한 국제사무국에서는 국제등록부만 관리할 뿐 별도의 "상표등록증"을 발부하지 않기 때문에, 출원인은 현지대리인을 통해 각 국에서의 등록증 발급을 신청하는 경우도 있습니다. 

따라서 사안별로 마드리드 국제출원만 진행하거나 개별국 출원만 진행하거나 두 절차를 병행하는 방법 등 적절한 절차를 이용할 수 있습니다.