1. 서론

디자인보호법이 2017. 3. 21. 법률 제14686호로 개정 되었고, 이 개정 법률은 2017. 9. 22.부터 시행되고 있습니다. 이와 관련하여 특허청에서는 2017. 12. 19. 특허청 예규 제99호로 디자인심사기준을 개정하여 신규성 상실의 예외 주장제도의 개정 내용을 반영하고 관련된 일부 규정을 보완하였으며, 개정된 디자인심사기준은 2018. 1. 1.부터 시행되고 있습니다.

본 자료에서는 2017년 개정된 신규성 상실의 예외 주장제도와 이와 관련된 디자인심사기준의 개정내용을 설명하고, 출원인 등이 유의하여야 할 시사점을 정리하고자 합니다. 한편 디자인심사기준은 출원된 디자인에 대한 등록결정여부를 심사할 때 적용되는 법령(디자인보호법, 동법 시행령 및 시행규칙, 관련 조약)에 대한 구체적이고 타당한 해석기준을 정하는 것으로써 디자인심사의 적합성 및 객관성 확보를 목적¹⁾으로 심사관이 지침으로 활용하고 있는 행정규칙입니다.

2. 신규성 상실의 예외 주장제도 개정 내용

1) 신규성 상실의 예외 주장제도

신규성 상실의 예외 주장제도는 디자인의 창작자 ․ 승계인 등 창작디자인에 대한 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이 자기의사에 의하여 또는 자기의사에 반하여 국내․외에 공지된 이후 12개월 이내에 그 자가 디자인등록출원을 하는 경우, 출원된 디자인(선공지된 디자인과 유사여부를 불문함)은 그자의 선공지된 디자인에 의하여 거절되지 않도록 하는 제도를 말합니다. 즉, 선공지된 디자인은 그자의 후출원디자인에 대하여 신규성이나 창작용이성 요건을 적용함에 있어 선공지된 것으로 보지 않는 제도를 말합니다(법§36).

디자인제도에서는 원칙적으로 출원 전에 공지된 디자인과 이와 유사한 디자인은 신규성이 상실되어 디자인등록을 받을 수 없고, 공지의 원인에 대해서는 출원인 의사에 의한 것인지 또는 타인에 의한 것인지를 불문합니다. 그러나 이 규정을 엄격히 적용할 경우 진정한 창작자를 보호할 수 없는 경우가 발생할 수 있으므로 제3자의 권익을 해치지 않는 범위 내에서 예외적으로 신규성이 상실된 디자인이 등록될 수 있도록 하는 제도가 신규성 상실의 예외 주장제도입니다.

2) 2017년 법률 개정내용

(1) 신규성 상실의 예외 주장 기간의 확대

2017년 개정되기 이전 법률(이하 ‘구 법률’이라고 함)에서는 출원인이 신규성 상실의 예외를 주장하기 위해서는 출원인은 디자인등록출원 전에 공지된 디자인의 최초 공지일로부터 6개월 이내에 디자인을 출원하여야만 했습니다. 그러나 2017년 개정 법률에서는 이 기간을 12개월로 확대하여 최초 공지일로부터 12개월 경과하기 이전에만 출원하면 신규성이 상실된 디자인도 신규성 상실의 예외를 주장하여 디자인등록을 받을 수 있도록 하였습니다.

(2) 신규성 상실의 예외 주장 시기의 확대

구 법률에서는 신규성 상실의 예외를 주장할 수 있는 시기를,

① 디자인등록출원서를 제출할 때(이 경우 증명서류는 출원일부터 30일 이내에 제출하여야 함), 

② 심사관의 거절이유통지에 대한 의견서를 제출할 때, 

③ 디자인일부심사등록 이의신청에 대한 답변서를 제출할 때, 

④ 디자인등록무효심판청구에 대한 답변서를 제출할 때로 한정하였습니다.

그러나 이번 개정 법률에서는 신규성 상실의 예외를 주장할 수 있는 시기를 확대하여 

① 디자인등록출원서를 제출할 때(이 경우 증명서류는 출원일부터 30일 이내에 제출하여야 함), 

② 디자인등록여부결정(거절결정 또는 등록결정)의 통지서가 발송되기 전까지(이 경우 증명서류는 주장 취지를 적은 서면을 제출한 날부터 30일 이내에 제출하되 디자인등록여부결정 전까지 제출), 

③ 디자인일부심사등록 이의신청에 대한 답변서를 제출할 때, 

④ 디자인등록무효심판청구에 대한 답변서를 제출할 때로 확대하였습니다.

즉, 개정 법률에서는 기존의 신규성 상실의 예외 주장시기 이외에 추가적으로 심사관의 디자인등록거절결정 또는 디자인등록결정의 통지서가 발송되기 전까지 신규성 상실의 예외를 주장할 수 있도록 한 것입니다. 그리고 출원단계에서는 출원서를 제출할 때 또는 심사관의 거절이유통지가 있을 때만 주장할 수 있었으나 개정 법률에서는 출원서를 제출할 때는 물론, 심사관의 거절이유통지가 있든 없든 디자인등록여부결정 통지서가 발송되기 전까지 주장할 수 있도록 주장시기를 확대한 것입니다.

한편 신규성 상실의 예외를 주장하는 경우 선공지된 디자인이 출원된 디자인과 동일 ․ 유사한 경우에만 주장할 수 있는 것이 아니고 비유사한 경우에도 주장할 수 있습니다. 출원인은 선공지된 디자인과 출원하는 디자인이 서로 유사하지 않다고 판단하더라도 심사관은 유사하다고 판단할 수 있고 반대의 경우도 있으므로 신규성 상실의 예외를 주장함에 있어 선공지된 디자인과 출원하는 디자인의 유사여부를 고려할 필요가 없습니다. 

출원된 디자인이 선공지된 디자인과 동일․유사한 경우에는 신규성 상실의 예외 주장에 의하여 신규성을 인정받아 등록될 수 있을 것이고, 출원된 디자인이 선공지된 디자인과 비유사한 경우에는 신규성 상실의 예외 주장여부와 상관없이 등록될 수 있을 것입니다.

또한 2개 이상의 디자인(부품)을 먼저 선공지(판매)시킨 후 이들 디자인을 단순 결합한 디자인(완성품)을 출원하는 경우(예: 부품 디자인 2개 이상을 먼저 판매한 후 이를 단순 결합한 완성품 디자인을 출원하는 경우), 반드시 선공지된 디자인들에 대한 신규성 상실의 예외 주장을 하여야만 출원된 디자인(완성품)이 용이창작으로 거절되지 않고 등록받을 수 있습니다.

[예1: 선공지된 디자인과 유사하지 않은 디자인도 신규성 상실의 예외 주장 가능]