I. 들어가며

2017년 3월 1일부터 특허취소신청제도(이하에서는 간략히 '취소신청'으로도 칭함)가 특허법 개정에 의해 시행되고 있다. 취소신청은 전문가 등 제3자 참여로 등록특허를 초기에 재검토한 후 부실 특허를 조기에 걸러냄으로써 권리 안정성을 도모할 필요에 의해 도입된 제도이다. 특히, 근래에 심사처리기간 단축으로 출원공개 전의 특허결정 비율이 급증하여 발명 공개 후 공중의 특허심사 참여 기회가 축소됨에 따라 도입 필요성이 대두된 바 있다.¹⁾  이에 본 고에서는 취소신청의 주요 내용을 정리하여 동 제도의 이해 및 활용에 도움이 되고자 한다.

II. 대상 및 요건

취소신청의 대상

2017. 3. 1. 부터 설정등록된 특허 및 실용신안에 대해 취소신청이 가능하며, 청구항별로 신청이 가능하다.

취소신청인 및 시기

취소신청은 제한없이 누구나 신청할 수 있다. 한편, 특허권에 관하여 권리를 가진 자 또는 이해관계를 가진 자는 특허권자를 보조하기 위해 보조참가가 가능하다. 취소신청은 특허권의 설정등록일부터 등록공고일 후 6개월까지 가능하다.

취소신청의 이유 및 증거

심사시 누락된 선행기술정보 제공을 통한 공중심사기능 강화라는 도입 취지를 고려, 신청이유는 선행기술을 기초로 한 신규성, 진보성, 확대된 선원, 선출원으로 제한되고, 증거자료도 간행물 또는 전기통신회선을 통해 공개된 자료로 제한된다. 또한, 심사관이 심사과정에서 거절이유의 기초로 통지한 선행기술만을 증거자료로 할 수는 없다. 이러한 신청이유의 추가 또는 변경은 취소신청기간 내에 가능하며, 다만 후술하는 취소이유통지 후에는 허용되지 않는다.

III. 절차 및 진행

신청 절차

특허심판원에 신청인, 대리인(선임하는 경우), 대상 특허번호 및 청구항, 취소신청의 이유 및 증거를 적은 취소신청서를 제출하여 취소신청 절차가 시작된다. 취소신청서는 신청이 있을 때마다 부본을 특허권자에게 송달한다. 다만, 방식심리 결과 부적법한 신청서의 경우, 심판장은 취소신청서를 결정으로 각하한다.

심리 절차

취소신청은 3인 또는 5인의 심판관 합의체가 심리하여 결정한다. 그리고, 하나의 특허권에 대해 둘 이상의 취소신청이 있는 경우에는, 특허권자의 부담 최소화와 절차 간소화를 위해 특별한 사정(특허권자가 희망하는 경우나 신속한 처리 필요시 등)이 있는 경우를 제외하고는 취소신청기간 경과 후 복수의 취소 신청을 일괄병합하여 심리를 진행한다. 또한, 주로 구술심리로 진행되는 무효심판과 달리 제3자 부담 완화 및 절차 신속화를 위해 모두 서면심리로 진행된다. 심판관은 취소이유로 제출되지 않은 이유에 대해서도 직권심리할 수 있으나, 취소신청되지 않은 청구항에 대해서는 심리할 수 없다.

취소이유통지 및 정정청구 기회

심리 결과, 취소신청이 이유 있다고 인정되는 때에는 특허권자에게 취소이유가 통지되고, 의견서 제출기회가 부여된다. 그리고 특허권자는 이 의견서 제출기간 내에 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있다. 정정청구의 요건 및 그 보정에 대한 심리는 무효 심판에서와 동일하다. 다만, 취소신청은 결정계 사건으로 간주되기 때문에 특허권자의 정정청구 또는 의견서 제출시에 신청인에게 별도로 부본이 송달되지는 않는다.

IV. 종결 및 불복

결정 및 효과

신청된 모든 청구항에 대해 각각 취소 또는 기각 결정이 내려지며, 절차반복을 피하기 위해 결정서에는 모든 취소결정 이유를 기재한다. 취소결정은 불복기간 경과시에 확정되며, 이 경우 특허권은 소급하여 소멸된다. 기각결정은 결정등본 송달시에 바로 확정된다. 다만, 일사부재리가 적용되지는 않기 때문에, 기각결정의 경우 동일한 증거로 무효심판 청구가 가능하다. 한편, 합의체는 부적법한 취소신청으로서 그 흠을 보정할 수 없을 때에는 특허권자에게 취소신청서의 부본을 송달하지 않고 결정으로 취소신청을 각하할 수 있다.

결정에 대한 불복

취소결정, 취소신청서 각하결정에 대해서는 송달일부터 30일 이내에 특허청장을 상대로 특허법원에 불복의 소를 제기할 수 있다. 그러나, 기각결정이나 합의체에 의한 신청 각하결정에 대해서는 불복할 수 없다.

V. 이의신청 및 무효심판 제도와의 비교

특허취소신청 제도는 공중의 심사참여라는 점에서 과거 이의신청제도(2007. 6. 30.까지 설정등록된 특허에 대해서 적용) 및 이의신청제도가 폐지된 후 운용되었던 등록공고 후 3개월 이내에 가능한 종전의 무효심판제도와 유사하다. 다만, 이의신청 및 종전의 무효심판에서는 명세서 기재요건 등 모든 특허요건을 사유로 할 수 있었던 반면, 특허취소신청에서는 선행기술을 기초로 한 특허요건만을 취소사유로 할 수 있다. 또한, 이의신청은 심사관 합의체가 심리하여 실질적 4심으로 운영(심사→심판→특허법원→대법원)되었고, 종전의 무효심판은 당사자계 심판인 관계로 비용∙절차 대응 등의 청구인 부담과 절차 복잡성으로 공중심사의 기능이 부족했다는 점에서 취소신청과 차이가 있다. 특히, 취소신청제도에서 신청인은 취소신청이유 및 증거만 제공하면, 이후 특허권자가 불복소송을 제기한 때에도 특허청이 대응하므로 신청인의 부담이 경감된다.

아래 표에 취소신청제도와 현행 무효심판제도를 비교∙정리하였다.