A. 개요

특허청구범위에 사용된 기능적 표현과 관련하여 그 권리범위의 해석에 대하여 특허권자와 제3자 사이에 다툼이 발생하는 경우가 종종 있다. 이하에서는 기능적 표현과 관련한 최근 판례인 특허법원 2017허202 판례를 소개한다. 위 판결은 대법원(2017후1878)에 의해 확정되었다.

B. 특허법원 2017허202 판례

1. 이 사건 특허발명[나머지 청구항들에 대한 기재는 생략함]

청구항 1.

작업대와, 상기 작업대의 상부에서 건물 외벽의 측면에 부착된 거푸집으로 이루어진 갱폼에 있어서(이하 구성요소 1 이라 한다), 상기 갱폼에 부착되어 상기 갱폼이 상기 건물 외벽을 상승 및 하강할 때 상기 갱폼의 방향을 가이드하고, 상기 갱폼을 상승시킬 때에는 상기 갱폼이 정착되었을 때에 비해 상기 갱폼이 상기 건물 외벽에서 더 멀리 떨어지도록 유도하는 것(이하 구성요소 2 라 한다)을 특징으로 하는 갱폼 가이드부재(이하 이 사건 제1항 발명 이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다).

2. 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하는지 여부

가. 갱폼 가이드부재의 해석

1) 해석 기준

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지고 발명의 설명이나 도면 등에 의하여 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여야 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항의 해석은 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적 합리적으로 하여야 한다(대법원 2015. 5. 14. 선고 2014후2788 판결, 대법원 2009. 10. 15. 선고 2007다45876 판결 등 참조). 또한, 청구범위에 기능, 효과, 성질 등에 의한 물건의 특정을 포함하고 있어 그 용어의 기재만으로 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우에는 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여 특허발명의 기술적 구성을 확정하여야 한다(대법원 2006. 12. 22. 선고 2006후2240 판결, 대법원 2007. 6. 14. 선고 2007후883 판결, 대법원 2008. 2. 28. 선고 2005다77350,77367 판결 등 참조). 

2) 구체적 판단

가) 이 사건 제1항 발명의 구성요소 2는 갱폼 가이드부재를 갱폼에 부착되어 상기 갱폼이 상기 건물 외벽을 상승 및 하강할 때 상기 갱폼의 방향을 가이드하고, 상기 갱폼을 상승시킬 때에는 상기 갱폼이 정착되었을 때에 비해 상기 갱폼이 상기 건물 외벽에서 더 멀리 떨어지도록 유도하는 것으로 규정하고 있다. 이는 기능, 효과, 성질 등을 기재한 기능적 표현으로서 그 자체만으로는 기술적 구성의 구체적인 내용을 알 수 없으므로, 그 기술적 구성을 확정하기 위해 발명의 설명 및 도면의 기재를 살펴본다.

나) 이 사건 특허발명의 청구범위 및 명세서의 기재

(생략)

다) 위와 같은 발명의 상세한 설명 및 도면의 기재를 참작해보면, 이 사건 제1항 발명의 갱폼 가이드부재는 건물 외벽에 대해 상승 또는 하강할 수 있도록 하는 가이드레일, 가이드레일과 작업대 또는 작업대에 부착된 메인레일을 연결하며 갱폼이 상승할 때 건물 외벽과의 간격이 더 벌어지도록 하는 조절클립부로 구성되고, 조절클립부는 회전이나 슬라이딩 또는 그와 유사한 방식에 의해 가이드레일과 작업대 또는 작업대에 부착된 메인레일과의 사이의 간격을 조절함으로써 갱폼을 상승시킬 때 갱폼이 정착되었을 때에 비해 갱폼이 건물 외벽에서 더 멀리 떨어지도록 유도하는 구성으로 해석된다.

나. 이 사건 제1항 발명과 확인대상발명의 구성 대비[확인대상발명의 대응 구성은 ( )에 표시]

이 사건 제1항 발명과 확인대상발명은, ① 구성요소 1에 관하여, 작업대(상부 작업대, 하부 작업대)와 작업대(상부 작업대)의 상부에서 건물 외벽의 측면에 부착된 거푸집으로 이루어진 갱폼에 관한 것이고, ② 구성요소 2에 관하여, 앞서 본 이 사건 제1항 발명에 대한 해석에 비추어 볼 때, 건물 외벽에 대해 상승 또는 하강할 수 있도록 하는 가이드레일(건물 외벽에 부착된 고정슈와 맞물려 고정슈에 대해 상승 및 하강하며, 하부 브래킷이 설치된 고정프레임), 가이드레일(하부 브래킷이 설치된 고정프레임)과 작업대에 부착된 메인레일(작업대에 부착되며, 상부 브래킷이 설치된 이동프레임)을 연결하며 갱폼이 상승할 때 건물 외벽과의 간격이 더 벌어지도록 하는 조절클립부(회전 플레이트와 회전핀)로 구성되고, 조절클립부(회전 플레이트와 회전핀)는 회전이나 슬라이딩 또는 그와 유사한 방식에 의해 가이드레일(하부 브래킷이 설치된 고정프레임)과 메인레일(상부 브래킷이 설치된 이동프레임) 사이의 간격을 조절함으로써 갱폼을 상승시킬 때 갱폼이 정착되었을 때에 비해 갱폼이 건물 외벽에서 더 멀리 떨어지도록 유도하는 갱폼 가이드부재(갱폼 거치대)를 구비하는 점에서 서로 동일하다.

다. 피고의 주장에 대한 판단

(생략)

3. 결론

그렇다면 확인대상발명은 이 사건 제1항 내지 제5항 발명의 권리범위에 속하므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하고 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

C. 시사점

특허법원은 제1항 발명의 조절클립부가 기능적 표현이라고 인정한 후, 특허발명의 상세한 설명에 조절클립부의 실시예로 회전방식 및 슬라이딩방식이 제시되어 있는 점을 참조하여, 제1항 발명의 조절클립부를 “회전, 슬라이딩 또는 그와 유사한 방식”으로 해석한 후 확인대상발명이 제1항 발명의 권리범위에 속한다고 판단하였다.

위 판례는, 특허발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여 특허발명의 기술적 구성을 확정하는 경우 상세한 설명의 구체적인 실시예로 기계적 해석을 하는 것이 아니라 상세한 설명의 참작을 통해 기술적 구성을 객관적 합리적으로 확정한 사례로 의의가 있고, 특허 명세서를 작성하는 경우나 청구범위 해석과 관련하여 다툼이 있는 심판&소송에서 참조할 필요가 있을 것이다.