영업자는 자신의 영업을 위하여 상표 및 서비스표를 등록할 수 있고, 상표권이나 서비스표권은 재산권이기 때문에 양도가 가능합니다. 따라서 영업자가 자신의 영업을 계속 영위하고 있는 상태에서 상표권만이 타인에게 양도된 경우, 영업자는 등록상표 또는 서비스표를 계속 사용할 수 있는지, 어떠한 방법으로 사용하여야 하는지가 문제가 됩니다.

영업자는 등록상표 및 서비스표를 사용하여 영업을 영위하고 있었는데, 등록상표만이 타인에게 이전된 경우(사해행위로 인한 지분이전 취소 후 경매), 영업자와 상표권자의 사용관계에 대하여 살펴보겠습니다. 

가. 상표권자가 영업자에 대하여 상표권침해를 주장할 수 있는지 여부

상표권자는 “삼부자”라는 상표를 이전받아 자신의 상품에 상표로써 사용하고 있었는데, 영업자가 “소문난 삼부자”라는 서비스표권을 상표로써 사용하여 상품을 판매하자, 상표권자가 영업자를 상대로 한 상표권침해금지 소송에서 법원은 영업자의 상표권침해를 인정하였습니다[서울고등법원 2016. 10. 27. 선고 2015나2070158(본소), 2027694(반소) 판결].

서비스표의 사용에는 서비스업에 관한 광고․정가표․거래서류․간판 또는 표찰에 서비스표를 표시하여 사용하는 행위는 물론, ‘서비스의 제공 시 수요자의 이용에 공여되는 물건’에 서비스표를 표시한 것을 이용하여 서비스를 제공하는 행위 또는 ‘서비스의 제공에 이용하는 물건’에 서비스표를 표시한 것을 서비스의 제공을 위하여 전시하는 행위 등이 포함됩니다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2010후3080 판결 참조).

그런데, 상품 출처의 식별을 목적으로 하는 상표와 무형적인 서비스의 제공 주체의 식별을 목적으로 하는 서비스표는 구별됩니다. 어떤 등록상표와 유사한 표장의 서비스표를 그 서비스표권자가 생산, 판매하는 ‘상품’ 또는 그 포장이나 ‘상품’에 대한 광고․정가표․거래서류․간판 또는 표찰에 표시하여 사용하는 것은 등록서비스표의 사용에 해당하지 않습니다. 서비스표권자는 지정서비스업에 한하여 그 등록서비스표를 사용할 권리를 독점할 뿐 유사서비스업 또는 유사 상품에 이를 사용할 권리가 있는 것은 아닙니다. 그러한 행위는 수요자에게 서비스표권자의 상품을 그 상표권자의 상품으로 오인, 혼동케 할 가능성이 있기 때문에 상표권을 침해하는 행위에 해당하여 허용될 수 없습니다.

위 법리에 따라 법원은, 영업자가 자신의 서비스표 “소문난 삼부자”를 제품 또는 그 포장지‧포장용기, 제품에 관한 광고․정가표․거래 서류․간판․표찰․선물세트․홈페이지․V홈쇼핑․인터넷 쇼핑몰 등에 표시하여 사용하는 것은 서비스표의 사용에 해당하지 않는다. 이러한 행위는 상표권자의 상표권을 침해하는 것에 해당한다고 판단하였습니다.

나. 영업자가 상표권자에 대하여 부정경쟁방지법에 의한 보호를 주장할 수 있는지 여부

영업자는 “삼부자”는 자신의 상품표지로서 국내에 널리 알려져 있는데, 상표권자가 이와 유사한 표장을 사용하는 것은 부정경쟁행위에 해당한다고 주장하였으나, 법원은 등록상표의 상표권이 영업권과 분리되어 이전된 경우, 영업자는 상표권자에 대하여 부정경쟁방지법에 의한 보호를 주장할 수 없다고 판단하였습니다(서울중앙지방법원 2015. 11. 12.선고 2014가합548071 판결).

부정경쟁방지법 제15조는 상표법 당 다른 법률에 부정경쟁방지법과 다른 규정이 있는 경우 부정경쟁방지법의 규정을 적용하지 아니하고 다른 법률을 적용하도록 규정하고 있고, 상표법 제50조는 상표권자는 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 독점한다고 규정하고 있으므로, 상표권자가 국내에서 널리 인식된 타인의 상품표지와 동일, 유사한 상표를 사용하여 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 오인 혼동을 일으키게 함으로써 부당한 이익을 얻을 목적으로 상표를 출원 등록한 것이 아니라면 상표권자가 등록된 상표를 사용하는 것은 상표법에 의하여 부여된 정당한 권리를 행사하는 것으로서 부정경쟁행위에 해당하지 않습니다(대법원 2007. 6. 15. 선고 2005다48246 판결).

상표권은 영업과 분리되어 양도될 수 있는 것이므로 영업의 양수를 동반하지 않고 상표권만을 이전받는 것 자체를 영업자에 대한 부정경쟁행위의 목적으로 한 취득이라고 볼 수는 없습니다. 상표권과 영업권이 분리된 경우 영업자가 상표권자의 허락 하에 해당 상표의 표장을 사용하는 경우에는 영업자의 그 표장의 사용으로 인한 신용의 증가와 고객흡입력 상승의 가치는 상표 사용허락을 통하여 영업자의 상표 사용을 통제하여 온 상표권자에게 귀속하는 것이며(대법원 2013. 3. 14. 선고 2011후1159 판결) 만일 영업자가 상표권자의 허락 없이 해당 상표의 표장을 사용하는 경우라면 영업자의 그 표장의 사용으로 인한 증가된 산용이나 상승된 고객흡입력은 상표권을 침해하는 행위에 의한 것으로 보호받을만한 가치가 없는 것이어서 영업자가 상표권자에 대하여 이에 대한 권리를 주장할 수 없는 것이므로(대법원 2014. 8. 20. 선고 2012다6059 판결) 결국 어느 경우에나 상표권자가 아닌 영업자에게 해당 상표권에 대한 독점적 배타적 권리가 귀속된다고 볼 수 없습니다.

법원은 위 법리에 따라, 이미 상표로 등록되어 영업에 사용되고 있는 표장에 관한 상표권이 그 영업과 분리되어 이전된 경우, 등록상표에 관한 독점적 권리는 상표권자에게 귀속되고 영업자는 상표권자의 사용허락 없이는 더 이상 이 사건 등록상표는 물론 그와 유사한 표장을 자신의 상품출처를 표시하는 상품표지로 사용할 수 없으며, 부정경쟁방지법에 의한 보호를 받을 지위를 주장할 수 없다고 판단하였습니다.

위 사건의 영업자와 상표권자는 여러 소송을 거듭하였으나, 법원의 판단은 일관되게, 영업자가 이미 타인에게 양도한 상표와 동일, 유사한 표장을 자신의 상품에 사용하는 경우 상표권 침해행위에 해당한다고 판단하였습니다. 영업자는 상표권자에 대하여 서비스표권침해와 부정경쟁행위를 주장하였으나 이에 대해서는 상표권자의 정당한 상표사용으로 영업자의 주장은 받아들여지지 않았습니다. 본 건은 상표권자가 경매절차에 의하여 상표를 경락받은 경우에 관한 것이나, 상표권자가 영업자와의 계약에 의해서 상표권만을 이전받은 경우에도 같은 법리가 적용될 수 있을 것입니다.