1.문제의 제기

'프랜차이즈 공화국'¹⁾이 된 오늘날 대한민국에서는 인기를 끄는 브랜드가 하나 탄생하면 그 영업표지를 모방한 “미투(me too) 브랜드”가 부지기수로 등장합니다. 이러한 미투 브랜드로 해당 프랜차이즈 업종의 시장규모가 확대되기도 하나, 각종 유사 브랜드 사이에서 혼동한 소비자들은 해당 업종에 대해 쉽게 피로감 또는 반감을 느끼게 되고, 심지어 미투 브랜드의 사회적 논란이 해당 업종 전반의 문제로 확대 또는 왜곡되기도 하는 등 오리지널 브랜드는 물론 해당 프랜차이즈 업종 전반의 빠른 쇠퇴를 가져오고 있습니다.

그렇다면 이하에서는 미투 브랜드로부터 오리지널 브랜드의 영업표지를 보호하기 위한 여러 가지 방안들에 대하여 살펴보도록 하겠습니다.

2. 각종 법을 통한 보호방안

가. 상법을 통한 보호

1) 상법 제22조 “선등기자의 등기배척권”

만일 오리지널 브랜드의 영업표지를 상호 등기하였다면 미투 브랜드를 상대로 상법 제22조 “등기배척 및 등기말소”를 소로써 청구할 수 있는데²⁾, 이는 ① 규정상 '동일한 지역(특별시ㆍ광역시ㆍ시ㆍ군)’내의, ② 대법원 2011. 12. 27. 선고 2010다20754 판결에 따라 ‘상업등기법 제30조³⁾에 상응하는 동일한 영업표지'의 미두 브랜드에 대해서만 권리를 행사 할 수 있다는 문제점이 있습니다.

2) 상법 제23조 “상호전용권”

설령 오리지널 브랜드의 영업표지를 상호등기하지 않았더라도, 미투 브랜드에 대하여 동일 또는 유사한 영업표지를 사용하여 자기의 영업을 오리지널 브랜드의 영업으로 오인시키려는 의도인 ‘부정한 목적’이 있음을 이유로 상법 제23조 “상호사용폐지 및 손해배상”을 소로써 청구할 수 있는데⁴⁾, 이는 어디까지나 미투 브랜드의 영업표지의 사용을 저지하는 것에 그칠 뿐 상호등기를 저지할 수는 없습니다.

나. 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률을 통한 보호

다음으로, 만일 오리지널 브랜드의 영업표지가 국내에서 유명하다면 동일 또는 유사한 미투 브랜드를 상대로 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하, ‘부정경쟁법’이라 합니다) 제2조 제1호 나목⁵⁾에 해당함을 근거로 1) 부정경쟁법 제4 내지 6조를 통해 민사상 “침해금지, 손해배상 및 영업상 신용회복 조치”를 소로써 청구할 수 있고, 2) 부정경쟁법 제18조로써 형사상 처벌까지 취할 수 있습니다.

그런데 모든 영업표지를 보호대상으로 하는 상법과 달리 부정경쟁법은 '국내에 널리 인식된 영업표지’를 보호대상으로 하는바, 해당 영업의 거래자 및 수요자의 대다수가 오리지널 브랜드의 영업표지를 특정출처의 상품표지로 인식하고 있는 상태에 이르러야 부정경쟁법상 권리가 행사할 수 있다는 한계가 있습니다.

다. 상표법을 통한 보호

마지막으로, 오리지널 브랜드의 영업표지를 상표로써 출원 및 등록하였다면 동일 또는 유사한 영업표지의 미투 브랜드에 대하여 1) 상표법 제58조 및 제107, 109, 113조를 통해 민사상 “(경고장을 발송한 때부터 상표 등록시까지)업무상 손실, 침해금지, 손해배상, 신용회복조치”를 소로써 청구할 수 있으며, 2) 상표법 제230조로써 형사상 처벌을 취할 수 있으며, 3) 상표법 제60조, 제117조 이의신청, 무효심판 등을 통해 행정상 미투 브랜드의 영업표지의 상표등록까지 저지할 수 있습니다.

설령 오리지널 브랜드의 영업표지로 상표등록을 하지 않았다면 '거래자 및 수요자에게 특정 출처로써 널리 인식'된 경우이거나 미투 브랜드와 '동업 ·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계'가 있는 경우 동일 또는 유사한 영업표지를 사용하는 미투 브랜드를 상대로 3) 위와 같은 행정상 보호수단 을 강구해 볼 수는 있습니다. 

1) 한국공정거래조정원이 발표한 ‘2016년 가맹본부 정보공개서 등록현황’에 따르면, 2016년 말 기준 대한민국의 프랜차이즈 브랜드 수는 5,237개, 가맹점 수는 21만 8,997개에 이르고, 시장규모는 100억 원대를 넘어섰습니다.

2)상법 제22조(상호등기의 효력)타인이 등기한 상호는 동일한 특별시·광역시·시·군에서 동종영업의 상호로 등기하지 못한다.

3)상업등기법 제30조 (등기할 수 없는 상호)[시행 2011. 1. 1.](법률 제10221호, 2010. 03. 31.) 동일한 특별시·광역시

4)상법 제23조(주체를 오인시킬 상호의 사용금지)

  ①누구든지 부정한 목적으로 타인의 영업으로 “오인할 수 있는 상호”를 사용하지 못한다.

  ②제1항의 규정에 위반하여 상호를 사용하는 자가 있는 경우에 이로 인하여 손해를 받을 염려가 있는 자 또는 상호를 등기한 자는 그 폐지를 청구할 수 있다. 

  ③제2항의 규정은 손해배상의 청구에 영향을 미치지 아니한다.

  ④동일한 특별시·광역시·시·군에서 동종영업으로 타인이 등기한 상호를 사용하는 자는 부정한 목적으로 사용하는 것으로 추정한다.

5)부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

  1. “부정경쟁행위”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

  나. 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 표장(標章), 그 밖에 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위