법무법인 다래
기술분야가 다른 선행발명을 진보성 부정의 선행기술로 삼을 수 있는지 여부
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- 244
- 작성일
- 2017.08.22
І. 들어가며
본건 고안과 공지기술인 인용고안은 그 기술분야가 상이한 것이라 하더라도, 서로 대응하는 구성요소를 가지고 있을 뿐만 아니라, 기술분야가 흡사한 것으로 기술 전용에 각별한 어려움이 있다 할 수 없고, 본건 고안에는 인용고안과는 다른 현저한 작용효과가 있다고 할 수 없으므로, 본건 고안은 인용고안의 구성을 전용한 것에 불과하고, 그 전용에 각별한 어려움이 있다거나 전용으로 인하여 얻은 효과에 현저성이 있다고 할 수 없으므로, 진보성이 결여된 고안으로 인정한다고 판시하였다.
특허발명과 비교대상 발명들은 목적과 용도가 거의 동일하여 그 기술 분야가 동일하고, 또한 주 구성요소, 제품생산 공정, 발명의 목적 등에 공통점이 있어, 그 기술분야가 동일하거나 매우 친근하여, 통상의 기술자라면 비교대상발명들을 이 사건 특허발명에 전용 내지 용도변경에 별 어려움이 없다 할 수 있으므로 비교대상발명들을 사건발명의 진보성 판단의 자료로 삼을 수 있다고 판시하였다.
특허법 제29조 제2항에서 규정하고 있는 ‘그 발명이 속하는 기술분야’란 원칙적으로 당해 특허발명이 이용되는 산업분야를 말하므로, 당해 특허발명이 이용되는 산업분야가 비교대상발명의 그것과 다른 경우에는 비교대상발명을 당해 특허발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 사용하기 어렵다 하더라도, 문제로 된 비교대상발명의 기술적 구성이 특정 산업분야에만 적용될 수 있는 구성이 아니고 당해 특허발명의 산업분야에서 통상의 기술을 가진 자가 특허발명의 당면한 기술적 문제를 해결하기 위하여 별다른 어려움 없이 이용할 수 있는 구성이라면, 이를 당해 특허발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 삼을 수 있다고 판시하였다.
III. 특허법원 2017. 7. 14. 선고 2017허2116 판결의 사례
1. 사건 개요
X(원고)는, 발명의 명칭이 '무정전 상태의 변압기 청소기구'인 이사건의 특허발명의 특허권자이다. Y(피고)는 X를 상대로 “이 사건 특허발명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행발명 1, 2로부터 용이하게 도출할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다.”는 이유로 등록무효심판을 청구하였고, 특허 심판원은 선행발명 1. 2에 의해 진보성이 없다는 이유로 이사건 특허발명은 무효라는 심결을 하였다.
이에 X는 특허법원에 불복하면서, 선행발명 1 및 선행발명 2에는 이 사건 특허발명의 구성요소에 대응하는 구성이 결여되어 있고, 선행발명 4 및 선행발명 6은 전동칫솔에 관한 발명이고, 선행발명 5는 반도체 소자 제조장치에 사용되는 모터 회전축 고정장치에 관한 발명인데, 이들은 이 사건 특허발명이 대상으로 하는 변압기용 청소기구와는 전혀 다른 기술 분야에 속하는 발명들이므로, 선행발명 4, 5, 6은 이 사건 특허발명의 진보성 유무를 판단하기 위하여 대비할 수 있는 선행기술로 삼을 수 없다고 주장하였다.
2. 법원의 판단
상기와 같은 원고의 주장에 대하여, 특허 법원은, 이 사건 특허발명은 변압기 부싱에 묻은 절연유 등 이물질을 청소 대상으로 하는 청소기구에 관한 것으로서, 이 사건 특허발명이 이용되는 산업분야는 전기 관련 산업이고, 선행발명 1은 자동차 관련 산업, 선행발명 3은 휴대용 청소기 관련 산업, 선행발명 4 및 선행발명 6은 칫솔 관련 산업, 선행발명5는 기계 관련 산업에 이용되는 것이므로, 이 사건 발명과 선행발명 1, 3, 4, 5, 6은 그 발명이 이용되는 산업분야가 온전히 동일하다고 할 수는 없으나, 이 사건 특허발명과 선행발명 1, 3, 4, 6은 그 발명이 이용되는 산업분야와 그 청소 대상이 상이할 뿐, 위 발명들은 모두 모터의 회전력을 브러시 또는 크리닝부재에 전달하여 청소 대상을 청소하기 위한 기구라는 점에서 동일하고, 선행발명 1, 3, 4, 5, 6의 기술적 구성은 특정 산업분야에만 적용될 수 있는 구성이라고 볼 수 없으며, 이 사건 특허발명의 산업분야에서 통상의 기술을 가진 자가 당면한 기술적 문제를 해결하기 위하여 별다른 어려움 없이 이용할 수 있는 구성에 해당한다고 할 것이므로, 선행발명 1 내지 6을 모두 이 사건 특허발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 삼을 수 있다고 인정하였다.
3. 판결의 요지
문제로 된 비교대상발명의 기술분야와 당해 발명이 이용되는 산업분야가 온전히 동일하지는 않더라도, 비교대상발명의 기술적 구성이 특정 산업분야에만 적용될 수 있는 구성이 아니고, 당해 발명의 산업분야에서 통상의 기술을 가진 자가 발명의 당면한 기술적 문제를 해결하기 위하여 별다른 어려움 없이 이용할 수 있는 구성이라면, 이를 당해 발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 삼을 수 있다는 것이다.
IV. 글을 맺으며
특허법이 진보성 있는 발명에 대하여 특허권이라는 독점적 권리를 부여하는 것은 그 발명이 속하는 기술분야에서 가치가 있는 기술을 보호•장려함으로써 해당 기술분야의 발전을 촉진하고 산업발전에 이바지하기 위한 것이다. 진보성은 특허요건 중 가장 많이 문제가 되고 판단하기도 어려운 요건이라고 할 수 있다. 이러한, 진보성 판단 시에는, 비교대상발명들간의 조합의 용이성이 실질적으로 판단의 핵심이 되기 때문에, 해당 발명의 기술분야의 범위를 어디까지 인정할 것인가는 진보성 판단에 미치는 영향이 상당하다고 할 수 있다.
오늘날, 기술의 고도화, 다양화에 따라 전문화가 심화되면서 기술분야의 개념도 점점 세분화됨으로써 '그 발명이 속하는 기술분야'의 범위는 좁아지고 있는 반면, 기술의 융합화, 범용화 및 선행기술 검색수단의 발달에 따라 이용 가능한 선행기술의 범위는 넓어지고 있다. 이번 판결은, 이러한 추세에 따라서, 당해 발명이 추구하는 기술적 과제의 핵심이 발명 고유의 기술요소에만 관련된 것이 아니라 다양한 기술분야에서 폭넓게 이용될 수 있는 기술요소에 관한 것이라면, 기술분야가 다른 선행발명을 당해 발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 삼을 수 있다고 하는 진보성 판단에 있어서 선행기술의 선택 범위를 명확하게 제시한 것에 의의가 있다고 할 것이다.