법무법인 다래
청구범위의 전제부 또는 명세서의 종래기술로 기재하였다는 이유만으로 공지기술로 볼 수 있는지 여부
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- 작성일
- 2017.06.22
І. 들어가며
특허청구범위를 기재하는 방법에는 여러 가지 방법이 있으나, 실무상 전제부와 특징부로 나누어 기재하는 방식 (~ 에 있어서(전제부), ~로 이루어지는 것을 특징으로 하는 발명(특징부))이 널리 활용되고 있습니다. 전제부는 청구항의 문맥을 매끄럽게 하는 의미에서 발명의 내용을 요약하거나, 발명의 기술분야를 기재하거나, 발명이 적용되는 대상을 구체적으로 한정하는 기능을 수행합니다. 이러한 기재방식은 종래기술과 개량기술과의 관계를 알기 쉽게 표현이 가능하여, 출원발명의 기술적 특징부분을 명확하게 표현하는 장점이 있습니다. 종래기술이 기재된 전제부의 구성요소의 해석에 있어서는 전제부의 구성요소는 공지된 것으로 봐야한다는 취지의 판례가 존재하지만, 이에 대해 꾸준한 반대의견이 존재하였습니다. 이번 판결을 통해서 대법원은 종전의 입장 등을 정리하였는바 이를 소개하고자 합니다.
Ⅱ. 특허발명의 구성요소가 청구범위의 전제부에 기재되었거나 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재되었다는 사정만으로 공지기술로 인정할 수 있는지 여부
1. 종래의 판단
대법원은 2005.12.23. 선고 2004후2031 판결에서 ‘실용신안등록출원서에 첨부된 명세서에 종래기술을 기재하는 경우에는 출원된 고안의 출원 이전에 그 기술분야에서 알려진 기술에 비하여 출원된 고안이 신규성과 진보성이 있음을 나타내기 위한 것이라고 할 것이어서, 그 종래기술은 특별한 사정이 없는 한 출원된 고안의 신규성 및 진보성이 부정되는지 여부를 판단함에 있어서 공지기술로 보아야 할 것이다’라고 판시하였습니다.
2. 대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 전원합의체 판결
(1) 원고, 상고인
주식회사 한성환경기연
(2) 피고, 피상고인
주식회사 블루웨일스크린
(3) 원심판결 (특허법원 2012. 12. 13. 선고 2012허7123 판결 [등록무효(실)])
1) 명칭: 폐수여과용 스크린장치
2) 출원일/등록일/등록번호: 1994. 5. 31./1998. 8. 18./제129369호
3) 실용신안권자: 피고
4) 실용신안청구범위
【청구항 1】 양측에 세워지는 프레임(14)의 사이에 다수의 와이어(11)들이 일정 간극을 두고 나란히 배열되어, 그 하부에 용착되는 지지봉(13)에 의해 고정되는 스크린판(10)(이하 구성 1 이라 한다)과, 상기 프레임(14)의 내측 상 하부에 체인기어(22)(23)에 치차 결합되는 체인(24)을 모터(21)의 회전으로 구동토록 하는 구동부(20)(이하 구성 2 라 한다)와, 상기 구동부(20)의 체인(24)에 고정 부착된 어태치) 명세서에는 어테치 라고 기재되어 있으나 외래어 표기법에 따라 어태치 로 고쳐 쓴다. 이와 외래어는 모두 동일하다.
판(26)으로 결합되어 상기 스크린판(10)을 따라 이동되며, 와이어(11)에 걸려진 큰 이물질들을 긁어 이동시키는 레이크판(30)(이하 구성 3 이라 한다)과, 상기 레이크판(30)과 거리를 두고 체인(24)에 고정 부착된 어태치판(26)으로 결합되어 일정 거리를 유지하며, 상기 와이어(11)들의 간극 사이에 탄력적으로 끼워져 간극 사이와, 스크린판(10)의 표면으로 부착되는 작은 크기의 이물질들을 브러시(41)로 제거시키는 브러시판(40)으로 구성된 것(이하 구성 4 라 한다)에 있어서, 상기 레이크판(30)에는 체인(24)에 부착된 어태치판(26)의 일측으로 힌지핀(61)을 돌출 성형하며, 이 힌지핀(61)에 회동 가능하게 끼워진 브래킷(63)을 코일스프링(62)으로 탄력 설치시키고, 레이크판(30)을 이 브래킷(63)에 고정시키는 레이크회동수단(60)이 구비됨(이하 구성 5 라 한다)을 특징으로 하는 폐수여과기의 레이크보호장치.
(4) 사건의 정리
1) 사건의 경과
등록고안은 각종 산업폐수처리장 등에서 집수조에 유입되기 전에 폐수 속에 함유하고 있는 찌꺼기와 부유물 등을 걸러내는 스크린장치(체가름장치)에 관한 것입니다.
출원인은 심사과정중 진보성이 부정된다는 취지의 의견제출통지서를 받고, 발명의 구성 1내지 4를 전제부로 형식으로 보정하면서 종래에 알려진 구성을 공지로 인정하여 전제부 형식으로 바꾸어 기재하였다는 취지가 담긴 의견서를 제출하였습니다.
그러나, 구성 4는 발명의 핵심 구성이었으며, 출원과정에서 착오로 그 내용이 공지기술이라고 밝히면서 전제부로 돌리는 보정을 한 것입니다.
2) 심결 및 원심의 판단
전제부에 기재된 구성 1내지 4가 공지기술에 해당한다고 사실상 추정할 수는 있으나, 착오로 출원 당시 공지된 기술인 양 잘못 기재한 것에 불과함을 알 수 있으므로, 이러한 추정은 번복되었다고 보았으며, 오히려 이 부분을 통상의 기술자가 비교대상고안들로부터 용이하게 도출할 수 없다는 점을 주된 이유로 고안의 진보성을 인정하였습니다.
3) 상고심의 판단(요약)
(a) 특허발명의 신규성 또는 진보성 판단과 관련하여 해당 특허발명의 구성요소가 출원 전에 공지된 것인지는 사실인정의 문제이고, 그 공지사실에 관한 증명책임은 신규성 또는 진보성이 부정된다고 주장하는 당사자에게 있음
따라서 권리자가 자백하거나 법원에 현저한 사실로서 증명을 필요로 하지 않는 경우가 아니라면, 그 공지사실은 증거에 의하여 증명되어야 하는 것이 원칙임
(b) 청구범위의 전제부 기재는 청구항의 문맥을 매끄럽게 하는 의미에서 발명을 요약하거나 기술분야를 기재하거나 발명이 적용되는 대상물품을 한정하는 등 그 목적이나 내용이 다양하므로, 어떠한 구성요소가 전제부에 기재되었다는 사정만으로 공지성을 인정할 근거는 되지 못함
또한 전제부 기재 구성요소가 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재될 수도 있는데, 출원인이 명세서에 기재하는 배경기술 또는 종래기술은 출원발명의 기술적 의의를 이해하는 데 도움이 되고 선행기술 조사 및 심사에 유용한 기존의 기술이기는 하나 출원 전 공지되었음을 요건으로 하는 개념은 아님
따라서 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재되어 있다고 하여 그 자체로 공지기술로 볼 수도 없음
(c) 특허심사는 특허청 심사관에 의한 거절이유통지와 출원인의 대응에 의하여 서로 의견을 교환하는 과정을 통해 이루어지는 절차인 점에 비추어 보면, 출원과정에서 명세서나 보정서 또는 의견서 등에 의하여 출원된 발명의 일부 구성요소가 출원 전에 공지된 것이라는 취지가 드러나는 경우에는 이를 토대로 하여 이후의 심사절차가 진행될 수 있도록 할 필요가 있음
그렇다면 명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 단순히 배경기술 또는 종래기술인 정도를 넘어서 공지기술이라는 취지로 청구범위의 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에는 별도의 증거 없이도 전제부 기재 구성요소를 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정함이 타당함그러나 이러한 추정이 절대적인 것은 아니므로 출원인이 실제로는 출원 당시 아직 공개되지 아니한 선출원 발명이나 출원인의 회사 내부에만 알려져 있었던 기술을 착오로 공지된 것으로 잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우와 같이 특별한 사정이 있는 때에는 추정이 번복될 수 있음
Ⅲ. 판결의 의의 및 맺음말
본 판결을 통해 청구범위의 전제부에 기재된 구성이 기재된 사실만으로 공지기술로 볼 수 없고, 다만 명세서의 전체적인 기재와 출원경과등을 고려하여 공지성이 자인되는 경우에 공지된 것으로 사실상 추정하되 그 추정은 특별한 사정에 의해 번복될 수 있음을 확인할 수 있습니다. 사실상 추정에 대한 복멸을 허용되므로 출원인은 객관적 진실과 무관하게 공지기술이 확정되는 부당한 결과를 방지할 수 있을 것입니다. 다만 이에 대한 입증책임은 출원인의 부담이므로, 심사과정중 구성요소를 전제부로 기재 및 보정하는 경우에는 여전히 상당히 신중할 필요가 있습니다. 또한, 무효심판을 준비하는 무효심판 청구인의 입장에서는 전제부에 기재된 사실이더라도 출원경과분석 및 보다 철저한 선행기술조사를 통해 공지여부를 판단해야 할 것입니다.