법무법인 다래
한국과 중국에서의 무권리자(모인출원, 공동발명자 중 1인의 출원 포함) 특허출원 문제 해결 방법
- 조회수
- 165
- 작성일
- 2017.05.23
1. 한국의 무권리자 특허출원에 대한 해결방식
특허법 제33조 제1항 본문, 제2항(2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다) 및 동법 제133조 제1항 제2호에 의하여 무권리자의 특허출원(모인출원)을 무효로 한다.이와 같은 특허법상의 구제절차를 따르지 않고 무권리자에 대하여 직접 특허권의 이전등록을 구하는 민사소송을 구할 수는 없다(대법원 2014. 5. 16. 선고 2012다11310 판결)는 것이 종래 판례였으나, 개정 특허법(2017. 3. 1.부터 시행) 제99조의2에서 위와 같이 등록된 특허를 무효 시키는 방법 외에 진정한 권리자가 직접 특허권의 이전을 청구하는 것도 가능하도록 법률로 규정하였다(개정법 부칙 제8조에 따라 2017. 3. 1. 이후 설정된 등록된 특허에 대해서부터 적용됨).다시 말해, 공동 발명자 중 1인이 특허권을 단독으로 등록 받은 경우, 종래에는 특허권을 무효화 시켜야 했으나, 개정법 시행 이후에는 정당한 권리자가 특허심판원에 무효심판을 제기하는 외에 민사 법원에 자신의 지분의 이전 등록을 요청하는 방법으로 특허권을 획득할 수도 있게 되었다.이와 같은 모인출원 행위로 진정한 권리자가 손해를 입은 바 있다면, 진정한 권리자는 모인출원자에 대해서 불법행위에 기한 손해배상(민법 제750조) 혹은 부당이득 반환청구(민법 제741조)청구를 할 수 있다. 참고판례: 대전지방법원 2011가합8564 (대전고등, 대법원 같은 취지로 확정)
2.중국에서 무권리자 특허출원에 대한 해결방식
중국 특허법에서는 무권리자의 특허출원이라 하여 등록된 특허권을 무효화 시키는 절차를 마련하고 있지 않다.중국은 무권리자에 의한 특허출원 문제를 특허권 혹은 특허신청권 귀속분쟁(专利申请权权属纠纷)이라고 보고 중국 전리국이 아니라 인민법원에서 이같은 권리귀속분쟁을 해결하도록 한다.구체적으로, 진정한 권리자는 인민법원에 무권리자를 상대로 소를 제기하면서, 1) 자신이 진정한 권리자라는 권리 확인(确权之诉), 2) 특허권자 혹은 특허출원인의 변경(移交变更申请人或专利权人) 등을 구할 수 있다.
3.무권리자의 해외출원과 국제 분쟁의 해결지
지식재산권은 1국가 1권리주의 원칙에 의하여 각 국가별로 해당국가의 법체계에 따라 성립하는 권리이다(대부분 각 국가의 행정체계 내에서 독점 배타권이 부여됨). 또한, 정당한 권리자가 모인출원에 관한 권리를 원상회복할 수 있는지의 문제는 각 국가마다 입장을 달리하고 문제 해결 방법도 다르다. 그러므로, 무권리자가 진행한 해외출원에 대해서 진정한 권리자가 한국에서 권리회복을 진행할 수 없고, 설령 그와 같은 방법이 있다 하더라도 해당 국가에서 현실적인 집행(해당국가 특허청에 등록원부에 권리자 변경을 등재하는 것)이 가능하지 않다.다만, 무권리자의 해외출원으로 피해를 입은 진정한 권리자가 손해배상(민법 제750조) 혹은 부당이득반환(민법 제741조)의 민사 소송을 제기하는 경우, 이것은 국제사법 제2조에 의하여 대한민국과 실질적 관련성이 있다면 한국에서 소송제기를 하는 것은 가능하다. 앞서 언급한 2011가합8564 판결에서도 무권리자의 일본, 중국, 미국, 유럽 특허 출원으로 진정한 권리자가 입은 손해를 배상하라는 판결이 내려졌다.