법무법인 다래
외국특허 표시에 관한 소고(小考)
- 조회수
- 159
- 작성일
- 2017.04.20
1. 서 설
외국특허를 받은 기술을 이용한 제품을 한국에서 판매하는 경우가 있습니다.그 중에는 제품 자체를 한국에서 제조하거나 한국 판매용으로 포장만 별도로 하는 경우도 있을 것입니다.이러한 경우, 외국특허를 받았다는 사실을 한국 제품 또는 그 포장에 표시할 때에 고려하여야 할 규제에 관하여 고찰해 보겠습니다.
2. 특허에 관한 표시를 규제하는 법률의 규정
일반적으로, 특허에 관한 표시를 규제하는 법률은 특허법 및 표시ㆍ광고의 공정화에 관한 법률(이하, "표시ㆍ광고법"이라 합니다)입니다.
특허법 제224조는 (i) 특허된 것이 아닌 물건, 특허출원 중이 아닌 물건, 특허된 것이 아닌 방법이나 특허출원 중이 아닌 방법에 의하여 생산한 물건 또는 그 물건의 용기나 포장에 특허표시 또는 특허출원표시를 하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위, (ii) 제1호의 표시를 한 것을 양도·대여 또는 전시하는 행위, (iii) 제1호의 물건을 생산·사용·양도 또는 대여하기 위하여 광고·간판 또는 표찰에 그 물건이 특허나 특허출원된 것 또는 특허된 방법이나 특허출원 중인 방법에 따라 생산한 것으로 표시하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위, (iv) 특허된 것이 아닌 방법이나 특허출원 중이 아닌 방법을 사용·양도 또는 대여하기 위하여 광고·간판 또는 표찰에 그 방법이 특허 또는 특허출원된 것으로 표시하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위를 금지하고 있습니다.
이에 관한 처벌 조항으로서 특허법 제228조는 "제224조를 위반한 자는 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다"고 규정하고 있고(허위표시죄), 특허법 제230조는 법인의 대표자, 법인 또는 개인의 대리인, 사용자 기타 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 허위표시죄를 범한 경우에 법인에 대해서도 6천만원 이하의 벌금형에 처하도록 규정하고 있습니다(양벌규정).다만, 특허법 제230조의 단서에 의하면 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 처벌을 면합니다.
또한, 표시ㆍ광고법 제3조 제1항은 공정한 거래질서를 해칠 우려가 있는 (i) 거짓·과장의 표시·광고, (ii) 기만적인 표시·광고, (iii) 부당하게 비교하는 표시·광고, (iv) 비방적인 표시·광고를 금지하고 있고, 동법 제17조는 위 규정을 위반하여 부당한 표시·광고 행위를 하거나 다른 사업자 등으로 하여금 하게 한 사업자 등에 대해서는 2년 이하의 징역 또는 1억5천만원 이하의 벌금에 처하도록 규정하고 있습니다.
3. 지식재산권 표시 가이드라인
특허청은 2016년 <지식재산권 표시 가이드라인>을 간행한 바 있습니다.위 가이드 라인은 지식재산권에 관한 허위표시의 유형을 다음과 같이 열거하고 있습니다.
① 제품에 적용되지 않은 지재권 등록(출원) 번호를 표시하거나, 존재하지 않는 지재권 등록(출원) 번호를 표시하는 행위
② 지재권 등록이 거절된 제품인데도 불구하고, 지재권 표시를 하는 행위
③ 존속기간 만료 등으로 권리가 소멸되었는데도 불구하고, 지재권 표시를 하는 행위
④ 지재권 출원 중인 제품에 대해 지재권 등록 표시를 하는 행위
⑤ 지재권 명칭을 잘못 표기하여 지재권 표시를 하는 행위 (예 : 실용신안 등록을 받았는데, 특허표시를 하는 경우)
⑥ 지재권 출원 중이 아닌데도 불구하고, 지재권 출원표시를 하는 행위
위 가이드라인은 "특허 제~호"와 같이 특허번호까지 함께 표시할 것을 권장하고 있으나 특허번호를 생략하고 단순히 "특허"만 표시하더라도 허위표시는 아니라고 설명하고 있습니다.
또한, 위 가이드라인은 미국에서 특허등록 받지 않은 제품에 U.S. PAT No. OOOO로 표시하는것도 "허위표시"에 해당한다고 기재하고 있으나, 그것이 "허위표시죄"로서 형사 처벌의 대상이 되는지에 대해서는 언급이 없습니다.위 행위가 특허법상 허위표시죄에 해당하려면 특허법 제224조 제1호 소정의 "특허"에 외국특허도 포함된다는 해석이 전제되어야 할 것이나 이는 논란의 여지가 많다고 보여집니다.다만, 그와 같은 행위가 표시ㆍ광고법 제3조 제1항 제1호(거짓·과장의 표시·광고)에는 해당할 수 있을 것입니다.
4.외국특허 표시상의 문제점
위에서 살펴 본 특허 표시에 관한 규제 내용과 관련하여, 한국 제품 또는 그 포장에 외국특허 표시를 하는 경우의 문제점을 검토해 보면 다음과 같습니다.
외국특허, 예를 들어 미국특허 또는 일본특허를 받은 기술을 이용한 제품 또는 그 포장에 "미국특허기술", "일본특허 제~호" 등으로 표시하여 국내에서 판매하는 것은, 해당 외국특허권이 유효하게 존속하고 있는 한 법적으로 문제되지 않는다고 판단됩니다.한국의 법령은 외국특허를 받은 사실을 표시하는 행위 자체가 아니라, 그 표시가 허위 또는 과장인 경우에 대해서만 규제하기 때문입니다.
다만, 외국특허를 받았으나 한국특허를 받지 않은 기술을 이용한 제품 또는 그 포장에 "특허기술", "특허"라고만 표시할 경우, 표시ㆍ광고법 제3조 제1항 위반 내지 특허법 제224조 위반의 소지가 있다고 보여집니다.속지주의의 원칙상 한국의 영토 내에서 유효한 특허는 한국특허뿐인 바, 아무런 설명 없이 단순히 "특허기술", "특허"라고만 표시할 경우 공중(소비자)이 그 표시상의 "특허"를 한국특허로 오인할 염려가 있기 때문입니다.