법무법인 다래
독일에서의 전시회 압류 조치에 대한 대응 사례
- 조회수
- 153
- 작성일
- 2017.03.21
1. 들어가며
최근 당사의 고객 중 독일에서 개최되는 전시회에 참가한 업체가 두 곳 있습니다. 우연히도 양 사 모두 디자인 침해 이슈가 있는 제품으로 전시회에 참가하였는데, 甲사는 디자인권의 침해에 대해 사전에 검토하고 발생가능 한 법적 조치에 대한 준비를 해둠으로써 문제없이 전시를 마쳤으나, 乙사는 그러한 준비를 전혀 하지 않고 참가하였다가 전시회 기간 중에 경쟁사 측에서 乙사의 제품이 경쟁사의 등록디자인권을 침해하였다는 주장과 함께 상당한 수량의 제품과 카탈로그 등을 전시회 현장에서 압류하였고 나머지 제품으로 전시를 하기 위해 벌금을 지불하여야 했습니다.
乙사는 전시회를 끝마치고 한국으로 돌아온 후에서야 비로소 침해여부 및 대처방안에 대한 검토에 착수하였으나, "침해가 아니라는 결론"이면서도 조기긴급조치(Fast Injunction)에 대한 직접적인 대응을 하기에는 시간상 너무 촉박하고, 소송을 진행하는 것 자체에 비용부담을 느껴 결국 경쟁사의 긴급조치에 대해 이의하지 않음으로써 해당 제품은 폐기처분 되었으며, 무엇보다 향후 유럽시장에서의 판매가 불투명해졌을 뿐만 아니라 회사의 이미지에도 상당한 피해를 입은 상황입니다.
이에 두 회사의 상반된 사례에 대해 살펴봄으로써 향후 독일에서의 전시회를 준비하는 고객이 있다면 사전조치에 대해 적절하게 조언할 수 있기를 기대해 봅니다.
2. 구체적인 사례 소개
4) 부당한 특허침해 주장에 대한 배상요구
가. 사례 1
[사실관계]
한국의 甲사는 주방용품 전문 생산업체인데 새로 개발한 가전기기(제품1+2)를 가지고 독일에서 열리는 전시회 참가를 준비 중에, 외국회사 A로부터 해당 가전기기가 유럽에 등록된 A사의 디자인권 1, 2를 침해하므로 '유럽'에서 판매하지 말라는 내용증명을 받았음
[사전 조치]
1) 국내대리인의 침해검토
A사의 디자인이 한국에 등록되었는지, 甲사 제품과 대비하여 유사한지 등에 대해 검토를 받았으며, A사의 디자인은 유럽에서만 등록되었고, 제품 1은 비침해, 제품 2는 침해일 가능성이 높다는 검토의견에 따라 제품 2의 변형 디자인 개발에 착수
2) 독일대리인의 감정의견
A사의 디자인이 유럽에 등록되었으나, 선 공지디자인들에 의해 甲사 두 개의 제품 모두 자유실시디자인에 해당하여 비침해 가능성이 높다는 검토의견을 받음
3) 방어서면(Caveat)을 관할법원에 제출
감정의견과 같은 내용의 '방어서면'을 전시회 개시 전에관할 법원에 제출하여, 해당 전시회에서 경쟁사가 조기압류조치를 할 가능성에 대비
4) 경쟁사에 답변서 발송
甲사는 유럽시장에 진출할 의사가 없다는 점을 강조하여 A사와 유럽시장 경쟁을 하지 않을 것임을 알리고 디자인 침해가 성립할 가능성도 낮게 생각한다 취지로 답변
[결과]
A사는 甲사와 같은 전시회에 참가하였으나 甲사에 대해 아무런 문제를 삼지 않고 무사히 전시회가 끝남
나. 사례 2
[사실관계]
한국의 乙사는 주방용 용기 전문 생산업체인데, 다양한 종류의 밀폐용기(및 뚜껑)를 가지고 위와 동일한 독일 전시회에 참가하였음. 乙사는 한국에서만 해당 제품의 디자인 등록을 마쳤으나, 유럽에는 출원한 적이 없으며, 전시회 참가 전에 경쟁사들과 문제가 된 적이 전혀 없음.
전시 2일차에 경쟁업자인 B사의 변호사와 독일세관 직원이 乙사 부스에 들이닥쳐, 乙사 전 제품이 B사의 디자인권을 침해하였다며 모든 제품을 압류해야 한다고 하였고, 이에 대해 乙사가 침해한 사실이 없음을 항변하며 확인을 요청하자, 변호사가 乙사 제품 중 특정 제품의 '뚜껑 디자인'이 B사의 디자인권을 침해하였다고 하면서 국제등록 된 자료를 제시함.
乙사는 양사의 제품 뚜껑을 자세히 보면 형상 및 기능 등이 전혀 다르다고 했으나, 변호사는 "General Impression" 이 매우 흡사하기 때문에 압류를 해야 한다고 주장하였고, 전시회 현장을 관리하는 검사관이 이에 동의한 후 세관직원들이 乙사의 특정 제품을 압류함. 압류 진행과정에서 세관들이 압류품의 확인, 법 절차 및 향후 대응절차 등에 대해 설명된 서면을 제시하여 서명토록 하고, 남은 제품으로 전시를 계속하기 위해 1,000유로 납부함
전시 2일차에 경쟁업자인 B사의 변호사와 독일세관 직원이 乙사 부스에 들이닥쳐, 乙사 전 제품이 B사의 디자인권을 침해하였다며 모든 제품을 압류해야 한다고 하였고, 이에 대해 乙사가 침해한 사실이 없음을 항변하며 확인을 요청하자, 변호사가 乙사 제품 중 특정 제품의 '뚜껑 디자인'이 B사의 디자인권을 침해하였다고 하면서 국제등록 된 자료를 제시함.
乙사는 양사의 제품 뚜껑을 자세히 보면 형상 및 기능 등이 전혀 다르다고 했으나, 변호사는 "General Impression" 이 매우 흡사하기 때문에 압류를 해야 한다고 주장하였고, 전시회 현장을 관리하는 검사관이 이에 동의한 후 세관직원들이 乙사의 특정 제품을 압류함. 압류 진행과정에서 세관들이 압류품의 확인, 법 절차 및 향후 대응절차 등에 대해 설명된 서면을 제시하여 서명토록 하고, 남은 제품으로 전시를 계속하기 위해 1,000유로 납부함
[사후조치]
1) 상황파악 지연
乙사에서 전시회에 참가한 인원의 전문지식 부족으로 신속한 검토 및 조치가 되지 아니하였고, 결국 전시회 참가인원이 귀국한 이후에 검토가 시작됨. 검토 및 대응할 시간이 매우 촉박함
2) 독일대리인의 감정의견 요청
2) 독일대리인의 감정의견 요청
가장 먼저 독일 대리인에게 감정을 요청함. 독일 대리인은 양 사 제품의 형상 및 기능의 차이가 상당하다고 보고 이러한 차이로 인해 "General Impression"이 다르다고 보았으며 따라서 乙사의 밀폐용기 뚜껑은 B사 등록디자인권을 침해하지 않는다는 의견임
3) 압류조치에 대한 이의신청 권유
3) 압류조치에 대한 이의신청 권유
위 감정의견의 결과에 근거하여 압류조치에 대한 이의신청을 제안함. 압류한 날로부터 2주일 내에 세관에 이의신청을 할 수 있고, 이의신청에서 이긴다면 압수된 물품을 반환 받을 수 있음. 또는 법원에 가처분을 신청하여 乙사가 B사 제품을 침해하지 않았다는 판단을 받을 경우, 乙사는 B사의 '부당한 압류조치로 인해 발생한 손해액'을 배상 받을 수 있음.
4) 우호적인 해결을 위해 경쟁사 측에 합의를 유도
4) 우호적인 해결을 위해 경쟁사 측에 합의를 유도
다만, 상대방이 협상에 응할지 미지수이므로, 상대를 압박하기 위해서는 이의제기를 하는 것이 꼭 필요하다고 조언함
[결과]
乙사는 독일에서 소송을 하는 것에 대해 상당한 부담을 느껴 결국 이의신청을 포기하였고, 다만 乙사가 B사 측에 직접 내용증명 발송하여 협상을 시도해 보겠다고 하였음. 그러나 이의신청을 하지 않은 상태에서 B사를 협상테이블로 이끌어 내는 것 자체가 쉽지 않을 것으로 생각됨
3. 독일에서의 전시회 압류/금지조치 명령1)
독일에서 전시회나 박람회 등에 물품을 전시함으로써 독일 시장에 진입하려는 경우, 각 물품의 전시를 즉시 중지하거나 판매 협상을 즉시 중단할 것 등을 요지로 하는 조기금지절차에 따른 법원의 명령을 받는 경우가 많습니다. 이러한 조기금지절차는 해당법원에 의견을 제출할 기회조차 가지지 못한 채 시행될 수 있으며, 이러한 전시회 압류/금지 조치 등의 법원 명령은, 독일에서의 지재권 금지 가처분(interim injunction)의 일환으로 이루어집니다.
경쟁사 등 제3자가 자신의 지식재산권, 즉 특허, 상표, 디자인 등을 침해한다고 판단되는 경우, 권리자는 본인의 지식재산권에 기초하여 법원에 가처분 신청을 할 수 있는데, 독일 법원의 가처분의 큰 특징 중 하나는, 급박하고 명백한 사건의 경우 '상대방의 의견을 들어보지 않고' 즉시(매우 신속한 경우에는 신청 후 1~2시간 내에도) 가처분 명령을 받을 수도 있다는 것입니다.
4. 전시회 압류(exhibition seizure)에 대한 실무적 대책
위 소개한 각 사례의 경우,甲사는 전시회 시작 전에 이미 경쟁사로부터 침해이슈가 발생할 가능성에 대해 경고를 받았기 때문에 전시회에서의 긴급조치에 대비할 수 있었습니다만, 乙사의 경우는 어떠한 사전 경고를 받은 적이 없고 특히 전시회에서의 긴급조치에 대한 지식이 없었기 때문에 아무런 대비를 할 수 없었습니다.
그러나 乙사는 수년 전부터 같은 전시회에 참가해 왔고, 작년에는 중국의 업체가 전시회에서 긴급압류 당하는 것을 목격한 바가 있었음에도 '유럽에서의 디자인권 확보'와 같은 최소의 대비조차 하지 않음으로써 금번과 같은 사태를 자초한 것으로 생각됩니다.
이에, 향후 독일 전시회에 참가하려는 계획이 있는 기업이라면 반드시 전시회 준비단계에서 실무적인 대책이 수반되어야 할 것이며, 이에 대해서 살펴보겠습니다.
그러나 乙사는 수년 전부터 같은 전시회에 참가해 왔고, 작년에는 중국의 업체가 전시회에서 긴급압류 당하는 것을 목격한 바가 있었음에도 '유럽에서의 디자인권 확보'와 같은 최소의 대비조차 하지 않음으로써 금번과 같은 사태를 자초한 것으로 생각됩니다.
이에, 향후 독일 전시회에 참가하려는 계획이 있는 기업이라면 반드시 전시회 준비단계에서 실무적인 대책이 수반되어야 할 것이며, 이에 대해서 살펴보겠습니다.
가. 전시회를 준비할 때의 조치
새 제품으로 독일시장에 진입하려는 당사자가 사전 지식 또는 특허조사 등을 통해 침해를 구성할 가능성이 있는 경쟁회사 지재권을 알게 되는 경우, ⅰ) 침해를 부정할만한 근거가 있는지, 또는 ⅱ) 문제되는 지재권이 무효라고 할 만한 이유가 있는지를 검토해보아야 합니다. 그러한 방어 주장 방안이 수립되기 어려운 경우라면, 전시회 참가 뿐만 아니라 독일시장에 해당 제품을 출시하지 않는 것이 바람직합니다.
1) 특허조사/상표조사
전시회에 출품하려는 제품과 저촉될 만한 선행하는 특허, 상표 등 지재권의 존재를 알기 위해서는 독일 변리사에게 조사를 의뢰하여 그 결과를 확인하여야 합니다. 사전조사는 특허, 실용신안, 디자인, 상표를 각각 조사하여야 하는데, 해당제품에 대해 문제의 소지가 있는 특허와 실용신안을 검색하는 것은 비용이 많이 들고, 특허를 기초로 전시회 가처분을 당하는 것은 충분히 조심하는 경우 막을 수 있으므로 사전조사의 필요성이 낮습니다.
그러나 상표는 즉시 파악될 수 있는 것이므로 반드시 사전 조사를 하는 것이 필요하고, 디자인 역시 시각적으로 드러나는 부분에 의하여 침해여부가 즉시 판단되므로, 권리자의 입장에서 침해 입증이 쉽기 때문에 가능하면 디자인까지 충실한 조사를 하는 것이 필요합니다.
상표조사는 1~2주일 내에 가능하지만, 디자인과 특허를 조사하기 위하여는 1~2개월의 시간적 여유를 가지는 것이 바람직합니다.
참고로, 유럽의 경우는 '선등록과의 유사여부'에 관한 실체심사를 하지 않기 때문에 '출원하여 등록받았다'는 것만으로 침해주장에 대해 방어할 수 없으므로, 출원, 등록과 별개로 사전조사는 필요합니다.
2) 방어서면의 제출 고려
전시회에 출품할 제품에 문제될 소지가 있는 권리를 이미 알고 있거나 사전 조사에서 발견되는 경우, 방어서면(Caveat)의 제출을 고려하는 것이 바람직합니다.
즉 충분한 방어 논리가 있는 경우, '구두심리를 거치도록 함으로써' 전시회에서 금지와 중지를 명하는 즉각적인 압류조치의 위험을 피하기 위한 전략으로 독일에서 널리 사용되는 전략입니다.
방어서면은, 조기금지청구가 제출된 경우에 '구두심리 없이는 결정을 내리지 말 것'을, 방어방법과 함께 기재하여 법원에 제출하는 것인데, 이러한 방어서면은 법원에 “보관”되고, 실제로 조기금지청구를 제출하기 전까지는 상대방에는 통지되지 않습니다. 즉, 조기금지 청구가 제출되지 않는 경우, 잠재적인 원고를 포함하여 제3자는 방어서면의 존재를 알지 못하게 되므로, 권리자에게 제반 사정이 알려질 것을 염려하여 방어서면 제출을 망설일 필요는 없습니다.
만약 특정한 전시회만이 염려되는 경우 그 전시회에 해당하는 법원에만 방어서면을 제출하면 되고, 방어서면을 제출함으로써 권리주장 자체를 막을 수는 없으나, 최소한 전시회에서 갑작스럽게 철수되는 되는 일은 막을 수 있습니다.
나. 전시회에서 금지명령을 받았을 때의 조치
1) 전시 철수
여러 가지 준비와 조치에도 전시회에서 금지명령을 받았을 경우에는, 일단 해당 전시회에서 문제되는 제품을 철수하고(금지명령을 어긴 경우에는 벌칙이 크기 때문), 이후 그 가처분에 대하여 불복할 것인가, 다투지 않고 받아들일 것인가를 고려해야 합니다.
2) 세관에 이의신청/법원에 항고
가처분이 부당하다고 판단되면, 2주 내에 세관에 이의신청을 하거나 또는 지방법원에 항고할 수 있습니다.
3) 무효/비침해 소송
가처분의 근거가 된 권리가 무효라는 판단이 들면, 연방 특허법원에 무효소송을 제기할 수 있습니다. 무효소송은 대략 1년 정도의 기간이 소요됩니다. 또는 권리침해가 없다는 확인소송을 청구할 수도 있습니다.
가처분에 대한 항고가 유효한 것으로 종국적인 판결이 있는 경우, 권리자에 대하여 침해소송을 제기할 것을 요청할 수 있으며, 상대방이 이를 받아들이지 않는 경우 가처분을 철회할 것을 법원에 청구할 수 있습니다2) 침해소송 1심은 대략 1년 정도의 기간이 소요되며, 해당 소송에서 패하는 자는 상대방의 비용까지 부담하여야 합니다.
여러 가지 준비와 조치에도 전시회에서 금지명령을 받았을 경우에는, 일단 해당 전시회에서 문제되는 제품을 철수하고(금지명령을 어긴 경우에는 벌칙이 크기 때문), 이후 그 가처분에 대하여 불복할 것인가, 다투지 않고 받아들일 것인가를 고려해야 합니다.
2) 세관에 이의신청/법원에 항고
가처분이 부당하다고 판단되면, 2주 내에 세관에 이의신청을 하거나 또는 지방법원에 항고할 수 있습니다.
3) 무효/비침해 소송
가처분의 근거가 된 권리가 무효라는 판단이 들면, 연방 특허법원에 무효소송을 제기할 수 있습니다. 무효소송은 대략 1년 정도의 기간이 소요됩니다. 또는 권리침해가 없다는 확인소송을 청구할 수도 있습니다.
가처분에 대한 항고가 유효한 것으로 종국적인 판결이 있는 경우, 권리자에 대하여 침해소송을 제기할 것을 요청할 수 있으며, 상대방이 이를 받아들이지 않는 경우 가처분을 철회할 것을 법원에 청구할 수 있습니다2) 침해소송 1심은 대략 1년 정도의 기간이 소요되며, 해당 소송에서 패하는 자는 상대방의 비용까지 부담하여야 합니다.
4) 부당한 특허침해 주장에 대한 배상요구
가처분이 부당한 것으로 판결이 확정되거나, 침해가 아닌 것으로 확정된 경우, 그리고 가처분의 근거가 되는 권리가 무효로 된 경우에, 권리자에 대하여 "부당한 권리행사로 인한 손해배상"을 청구할 수 있습니다.
5. 결론
우리나라 기업들의 유럽진출은 점차 증가하고 있고 독일의 전시회에서 신제품을 발표하는 것은 본격적인 유럽진출에 앞서 여러 가능성을 검토해 볼 수 있는 매우 좋은 기회라고 할 수 있습니다. 그런데 전시회 초두에 조기금지처분을 받게 되면 현실적으로 그 전시회의 출품은 허사가 될 뿐만 아니라, 왕복 경비와 체류비를 포함하여 수천만 원 내지 수억의 경비가 낭비되며 회사의 이미지 추락 또한 향후 심각한 문제가 될 수 있습니다.
이에 독일에서의 전시회를 준비하는 고객이 있다면 위 소개한 두 회사의 상반된 사례를 참고하여, 적절한 사전조치에 대해 조언할 수 있기를 기대해 봅니다.
이에 독일에서의 전시회를 준비하는 고객이 있다면 위 소개한 두 회사의 상반된 사례를 참고하여, 적절한 사전조치에 대해 조언할 수 있기를 기대해 봅니다.