법무법인 다래
분할출원 제도(2) - 판례 소개
- 조회수
- 151
- 작성일
- 2016.11.17
1. 개요
분할출원이란 둘 이상의 발명을 포함하는 특허출원 (이하 ‘원출원’이라 한다)의 일부를 하나 또는 둘 이상으로 새롭게 특허출원 하는 것으로, 적법한 분할출원에 대해서는 출원일이 원출원일로 소급되는 효과가 부여된다.최근 ‘특허결정 후 분할출원’ 제도가 도입됨에 따라 분할출원이 증가될 것으로 예상되어 분할출원 제도 및 실무상 주의 사항을 이미 살펴보았고, 이하에서는 분할출원과 관련된 판례를 간략히 소개한다.
2. 분할출원 관련 판례
(1) 대법원 2005.9.28. 선고 2003후2003 판결 [권리범위확인(특)]
원출원이 미생물을 기탁한 발명이고, 이 사건 특허출원은 특허협력조약에 의한 국제출원의 분할출원인바, ...... 이 사건 특허발명은 원출원발명으로부터 분할출원된 별개의 출원이므로 분할출원서에 재기탁 사실을 증명하는 서면을 첨부하여야 함에도 불구하고, 이 사건 특허발명의 출원서에는 위와 같은 서면을 첨부하지 않아서, 이 사건 특허발명은 미생물을 적법하게 기탁하지 아니한 것이다. 따라서, 이 사건 특허발명은 그 권리범위가 유효하지 아니하다.- 분할출원 절차에 하자가 있는 경우 특허청 심사관으로부터 분할출원이 불인정되어 특허권이 설정되지 않는 경우가 대부분이다. 위 사건은 원출원서에 미생물 기탁 사실을 증명하는 서면이 첨부되어 있으나 분할출원에는 위 서면이 없었던 경우로서 등록 후 소송절차에서 위 서면이 제출되지 않아서 분할출원은 미완성발명이고 권리범위를 인정할 수 없다는 것이다.
(2) 특허법원 2002. 6. 12. 선고 2001허2610 판결 [등록무효(실)]
이 사건 분할출원의 최초 특허출원명세서에는 오물수거기 본체를 좌우로 이동시키는 구동장치에 관하여 관성에 의한 모터의 충격을 방지하기 위한 충격완화장치로서 코일 형상의 ‘스프링’을 채택한 것만을 개시하고 있으나, 이 사건 분할출원의 명세서에는 충격완화장치로서 스프링을 포함하는 상위개념인 모든 ‘탄성체’를 포함하는 구성을 청구범위 제1항의 발명으로 ...... 분할출원 하였음을 인정할 수 있고 달리 반증이 없어서, 이 사건 등록고안의 변경전 원출원인 이 사건 분할출원은 ...... 그 분할출원 전체가 부적법하여 ...... 그 출원일을 소급할 수는 없는 것이다.- 분할출원은 원출원의 명세서에 개시된 내용을 분할할 수 있는 것이나 위 사건에서는 원출원의 명세서에 개시되지 않은 내용을 분할하였기 때문에 분할출원이 부적법하게 된 것이다.
3. 주의사항
분할출원은 일반적인 출원과 달리 출원일이 원출원일로 소급되는 특수한 출원이므로, 분할출원의 취지 및 원출원 번호를 표시하여야 하고, 원출원 명세서에 개시된 범위 이내에서 분할 출원을 하여야 하며, 미생물 기탁 등 다른 규정을 적용받아야 하는 경우 매우 주의하여 취급할 필요가 있다.
분할출원 요건에 위배되는 경우 특허청에 의해 분할출원이 등록되지 않을 것이므로 등록된 권리와 관련하여 분할출원 관련 판례는 극히 적은 편이다. 그럼에도 불구하고 분할출원은 특수한 출원임을 명심하여 일반적인 출원에 비해 상당한 주의를 기울여야 할 것이다.