법무법인 다래
색채 또는 색채의 조합에 대한 법적 보호 (외국의 사례)
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- 138
- 작성일
- 2016.10.13
1. 서론
소비자는 특정 색채만으로 그 기업 또는 상품을 연상하는 경우가 있습니다. 상품이나 서비스에 색채를 사용함으로써 심미적 효과뿐만 아니라 심리적 효과를 얻는다는 것은 주지의 사실이며, 색채의 상업적 활용은 상품에 대한 소비자의 관심을 이끌어내어 상품의 매출을 높이는 데에 기여하고 있습니다. 반복적으로 노출되는 색채는 기업의 중요한 마케팅 수단으로 사용되며, 기업은 자신의 상품 또는 서비스를 연상시킬 수 있는 고유의 색채를 개발하고 지키려고 노력하고 있습니다.
오늘날에 이르러서는 이와 같은 뚜렷한 형태나 윤곽이 없는 색채 그 자체 및 색채의 조합도 몇몇 법제 하에서 상표로 등록되고 있습니다. 세계지식재산권기구(WIPO)의 조사에 따르면 2008년 75개 국가 중에서 45개 국가의 특허청이 하나의 색채로 이루어진 상표의 등록을, 76개 국가 중에서 71개 국가의 특허청이 색채의 조합으로 이루어진 상표의 등록을, 75개 국가 중에서 72개 국가의 특허청이 단일 색채 또는 색채의 조합을 상표로 등록하였습니다.
그 자체로는 식별력이 없는 색채표지에 대하여 당해 표지가 사용된 상품에 대한 거래자 및 수요자 대다수에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르러 사용에 의한 식별력의 취득하였음을 인정할 수 있는지, 그리하여 상표법이나 부정경쟁방지법상의 보호대상이 될 수 있는지에 대하여 살펴보겠습니다.
2. 외국의 사례
가. 미국
미국은 상표에 대하여 “인간은 의미를 담을 수 있는 거의 모든 것에 상징 또는 장치를 사용할 수 있기 때문에 상표는 제한적이지 않다”고 보고 있습니다{Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc., 514 U.S. 159, 162, 115 S. Ct. 1300, 131 L. Ed. 2d 248 (1995)}.
연방대법원은 1995년 Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. 사건에서 단일 색채상표의 보호를 원천적으로 금지하는 상표법상 원칙은 없다는 전제하에, 단일 색채도 기능적이지 아니하고 오랫동안 사용한 결과 2차적 의미를 취득하였다면 상표로서 등록할 수 있다고 판시하였습니다. 그 근거로, ① 색채가 상표법상의 상표에 해당한다는 점, ② 색채도 출처표시기능을 할 수 있다는 점, ③ 상표법의 기본적인 목적에 의해서도 단일한 색채가 상표가 되는 것을 이론적으로 반대할만한 근거가 없다는 점, ④ 색채를 상표로 이용하는 것은 기능성원리에 배치되지 않는다는 점을 들었습니다.
미국의 대표적인 색채상표로는 Christian Louboutin사의 빨간색 구두 밑창, 3M의 노란색 포스트 잇, Tiffany & Co 의 푸른색 박스, Kimberly-Clark 보라색 진료용 장갑 등이 있습니다.
나. 유럽연합(EU)
EU 이사회지침 제2조 및 EU 공동체상표 규칙 제4조에 의하면 상표는 한 기업의 상품 또는 서비스를 다른 기업의 그것과 식별할 수 있는 표지로서 정의하고 상표의 구성요소로서 특히 성명을 포함한 문자, 도형, 철자, 숫자 그리고 상품의 형상이나 포장의 형태와 같이 “사실적으로 표현할 수 있는 표지”라면 어떠한 표지라도 공동체 상표로서 등록될 수 있도록 넓게 인정하고 있습니다. 2016. 8. 기준 24개의 단일 색채상표가 유럽 상표청에 등록되어 있으며, 대표적인 색채상표로는 3M의 노란색 포스트 잇, TVictorinox AG 빨간색 휴대용 칼, Stroh Austria Gesellschaft mbH의 주황색 술병 등이있습니다.
다. 독일
독일 상표법 제3조 제1항은 '모든 표지, 특히 개인의 성명을 포함하여 문자, 숫자, 소리표지, 상품의 형태 또는 그 포장의 형태를 포함하는 입체적 형상 및 색채 및 색채의 결합을 포함하는 표장은 어떤 기업의 상품 또는 서비스를 다른 기업의 그것과 식별할 수 있을 때에는 상표로서 보호된다'고 규정하고 있습니다. 이에 따르면 당연히 복수의 색채의 결합은 물론 단일 색채도 상표등록이 가능합니다.
독일의 경우 색채가 상품표지로 기능하는 경우, 당해 색채표지는 상표법 및 부정경쟁방지법상의 보호대상이 됩니다. 색채가 상품표지로 기능하는 경우 유사성 및 혼동가능성의 판단은 원고의 상품표지인 색채와 피고 제품에 사용된 색채를 비교하여 판단하여야 하는데, 두 색채가 완전히 동일하지 않더라도 유사한 색상을 동종의 제품에 사용하는 행위는 상표권 침해 및 부정경쟁행위에 해당합니다.
독일에서 사용에 의한 식별력을 인정받아 (이의신청 기간 경과 후) 등록된 단일 색채상표는 2016. 8. 기준 33개가 있습니다. 그 중 대표적인 색채상표인 노란색 사전에 대하여, 독일 연방법원은 피고가 노란색 언어 학습 소프트웨어를 판매하는 행위는 학습지 상품에 대한 노란색 색채의 상표권자인 원고의 상표권을 침해한다고 판단한바 있습니다(OLG Köoln, 09. 11. 2012 - 6 U 38/12; LG Köoln, 19. 01. 2012 - 31 O 352/11).
라. 벨기에
벨기에 법원도 피신청인이 신청인의 맥주 제품을 모방한 제품을 판매한 사건에서, 신청인의 청구를 인용하여 피신청인의 맥주 제품에 대하여 판매금지가처분 결정을 하였습니다{Appeals Court of Brussels 21 October 2013, A.R.no.2012/AR/1999 (Inbev/Maes)}.
3. 우리나라
우리나라의 상표법은 단일 색채 또는 색채의 조합을 상표로서 등록할 수 있다고 규정하고 있습니다.
2007년 초 개정된 상표법에서는 ‘단일 색채만으로 구성된 상표’에 관해서도 상표등록 적격을 인정하고, 관련 법규를 정비하였습니다. 개정법의 시행과 동시에 개정된 상표심사기준에는 색채 자체의 출원과 등록적격성에 관한 구체적인 심사지침까지도 마련되어 있습니다(특허청 예규 제88호 상표심사기준).
1) 입체·색채·식별력 없는 소리·냄새·기타 시각적·기타 비시각적상표 등은 상품의 비시각적상표 등은 상품의 출처표시로서가 아니라 본질적으로 상품의 디자인이나 마케팅 방법 등으로 사용되던 것이 일정기간 이상 지속적으로 특정인에 의하여 특정상품에 독점적으로 사용됨으로써 2차적인 의미로 상품의 출처표시 기능을 획득하게 되는 것이므로 원칙적으로 사용에 의한 식별력을 입증하여야 상표등록이 가능하다(상표심사기준 제4부 제9장 1.
2).
사용에 의한 식별력을 인정받기 위해서는 구체적으로 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 되었다는 입증자료가 있어야 한다. 그 입증자료(예시)로서 ①사용한 상표, ②사용한 상품, ③상당기간 계속 사용한 사실, ④전국 또는 일정지역에서 사용한 사실, ⑤해당 상품의 생산ㆍ제조ㆍ가공ㆍ증명ㆍ판매량, 매출액, 시장점유율, ⑥사용의 방법·횟수 및 내용, ⑦광고선전의 방법ㆍ횟수ㆍ내용ㆍ기간, ⑧객관적인 소비자 인지도조사, ⑨상품품질이나 명성을 입증할 수 있는 자료, ⑩사용상표를 독점배타적으로 사용하고 있다는 자료 등을 제출할 수 있다(상표심사기준 제4부 제9장 2.4).
2) 상표법 제7조 제1항 제13호는 특정한 색채 등이 상표등록을 받으려는 상품 또는 그 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 것인 경우, 이에 대한 독점을 허용하게 되면 관련 산업의 발전을 저해할 우려가 있으므로 이를 예방하고, 다른 경쟁업자의 자유로운 사용을 보장하기 위해 공익적 차원에서 특정인에 의한 상표등록을 배제하도록 한 규정이다.
색채 또는 색채의 조합만으로 된 상표가 기능적인지 여부는 ①출원된 상표의 색채 또는 색채의 조합이 지정상품의 사용에 불가결하거나 일반적으로 사용되는지 것인지 여부, ②지정상품의 특성으로 작용하는 특정 색채가 그 상품의 이용과 목적에불가결하거나 상품의 가격이나 품질에 영향을 주는 것인지 여부를 고려하여 판단한다(상표심사기준 제5부 제13장 4.2).
우리나라 상표법에 따라 단일 색채가 사용에 의한 식별력을 취득하였고, 비기능적이며, 팬톤 코드 등의 색채 도면으로 특정할 수 있다면 상표로서 등록될 수 있습니다.
우리나라에서도 2016. 6. 10. 단일색채가 상표로 등록되었습니다. 위 상표는 구상표법 제6조 제1항 제6호 및 제7호의 사유로 상표등록이 거절되었으나, 출원인은 구상표법 제6조 제2항의 규정에 의한 ‘사용에 의한 식별력’을 증명하여 상표를 등록받았습니다.
색채나 색채의 조합은 상표로서 보호될 수 있음은 물론이고, 부정경쟁방지법으로도 보호될 수 있습니다. 그러나 여전히 색채에 대해서는 색채 고갈, 혼동가능성, 기능성 등의 이유로 부정하는 견해가 일반적입니다.
4. 결론
상표법은 단일 색채에 대하여 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있지 않고, 오늘날에 이르러서는 유럽의 많은 국가들이 사용에 의한 식별력을 취득한 단일 색채의 상표등록을 허용하고 있습니다. 국내의 많은 기업은 색채를 브랜드화 하는 마케팅 전략을 사용하고 있고, 수요자의 관점에서도 색채를 기업이나 상품과 연관지어 생각하는 경우가 늘어나고 있습니다. 색채에 대한 분쟁이 발생하는 경우 외국의 사례가 참고가 될 것입니다.
참고문헌
1) 오충진, “비전형상표의 보호에 관한 세계지식재산권기구(WIPO)에서의 논의와 그 의미”. 특허소송연구 제4집, 특허법원(2008)
2) 이대희, "미국의 판례에 나타난 새로운 유형의 상표", 지적재산권법연구 제3권; Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159, 131 L.Ed. 2nd 248, 115 S. Ct. 1300 (1995)
3) Siegrun D. Kane, Appearances May be Deceiving: Trademark Protection for Package Appearance, Product Design and Color, 454 PLI/Par 579 (1996); Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159, 131 L.Ed. 2nd 248, 115 S. Ct. 1300 (1995); 호주연방법원 Australia in Philmac Pty Ltd v the Registrar of Trademarks (2002) 56 IPR 452 and BP Plc v Woolworths Limited (2004) 62 IPR 545
4) 특허청 예규 제88호 상표심사기준