(1) 판결의 요지 

정당한 권리자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받은 바 없는 무권리자의 특허출원에 따라 특허권의 설정등록이 이루어진 경우, 정당한 권리자가 특허법상의 구제절차에 따르지 아니하고 무권리자에 대하여 직접 특허권의 이전등록을 구할 수 있는지 여부(소극)

발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다(특허법 제33조 제1항 본문). 만일 이러한 정당한 권리자 아닌 자가 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당하고(특허법 제133조 제1항 제2호), 그러한 사유로 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우 정당한 권리자는 특허의 등록공고가 있는 날부터 2년 이내와 심결이 확정된 날부터 30일 이내라는 기간 내에 특허출원을 함으로써 특허의 출원 시에 특허출원한 것으로 간주되어 구제받을 수 있다(특허법 제35조). 이처럼 특허법이 선출원주의의 일정한 예외를 인정하여 정당한 권리자를 보호하고 있는 취지에 비추어 보면, 정당한 권리자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받은 바 없는 무권리자의 특허출원에 따라 특허권의 설정등록이 이루어졌더라도, 특허법이 정한 위와 같은 절차에 의하여 구제받을 수 있는 정당한 권리자로서는 특허법상의 구제절차에 따르지 아니하고 무권리자에 대하여 직접 특허권의 이전등록을 구할 수는 없다.

(2) 판례의 태도

판례는 무권리자가 특허출원한 경우에 해당한다 하더라도 정당한 권리자로 하여금 무권리자에 대하여 “직접 특허권 이전등록 청구”를 제기할 수는 없다고 보았으며, 오로지 특허법에서 명문으로 규정하고 있는 “정당권리자 출원제도”를 이용하여 구제를 받을 수 있도록 하는 입장을 취하였습니다.

 2. 정당한 권리자 보호를 위한 특허권 이전 청구제도 도입(특허법 제99조의 2) - 특허법 일부개정법률 (’16.2.29 공포, ’17.3.1 시행 예정 법률) 

(1) 개정이유 

특허법 내에서 무권리자가 특허받은 경우 무권리자의 특허를 무효로 한다는 심결을 받은 후 별도 출원을 통해 특허권을 취득할 수 있도록 하는 규정(특허법 제35조)을 마련해두고 있었으나, 정당한 권리자 보호를 위하여 특허법상으로 이보다 더 효율적인 구제수단을 마련해야 할 필요성이 있었습니다. 따라서, 특허법 일부개정법률 (’16.2.29 공포,’17.3.1 시행 예정 법률)은 특허권 이전 청구제도를 새로이 도입하여 정당한 권리자의 효율적 구제수단을 마련하였습니다.

(2) 개정내용

특허법 제99조의2의 신설에 따라, 정당한 권리자가 해당 특허권의 이전을 법원에 청구하는 방식으로 특허권을 취득하는 제도가 도입되어, 정당한 권리자의 2트랙 보호 제도가 마련되었습니다. 단, 이 법 시행 이후 설정등록된 무권리자의 특허권부터 본 규정의 적용(부칙 제8조)이 가능합니다. 

(3) 신구 조문 대비표

 3. 결어

본 규정의 도입을 통하여 무권리자에 의해 출원된 하자 있는 특허에 대한 조기 취소가 가능해지고 안정된 권리의 선별이 가능하게 하여 시장 혼란 및 기업 부담 최소화할 수 있게 되었으며, 정당한 권리자의 입장에서는 종전의 방식대로 무권리자의 특허를 무효로 한다는 심결을 받은 후 “정당권리자 출원”을 통해 보호받을 수 있을 뿐만 아니라, 무권리자의 특허를 무효로 한다는 심결을 받기 전에 “특허권 이전청구”를 통해 특허권을 반환 받을 수 있게 되어 훨씬 간명하게 자신의 권리를 구제받을 수 있는 방안이 마련되었습니다.

이번 특허권 이전청구제도의 도입은 정당한 권리자의 신속한 권리확보를 가능하게 하였다는 점에서 큰 의의가 있다고 보여지며, 정당한 권리자의 입장에서 무권리자에 대한 권리구제수단으로 본 제도가 적극적으로 활용될 수 있을 것이라 기대됩니다.