법무법인 다래
회피설계 금지를 위한 특허출원의 출원계속 유지 전략
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- 작성일
- 2016.06.22
특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재되어 있는 사항에 의하여 정해진다. 발명의 설명이나 도면 등에 의하여 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 특허청구범위의 해석에 따라 결정되는 특허발명의 보호범위에 속하지 않는 범위에서 특허발명의 기술적 사상을 이용할 수 있는 예가 존재한다. 특허권을 악의적으로 회피하여 실시하는 제3자가 존재하는 경우, 특허권자는 등록특허에 기하여 그의 행위에 대하여 특허권을 행사하고 싶지만 청구범위에 기재된 사항을 벗어난 제3자의 실시행위에 대하여 이와 같은 특허권의 효력을 주장하기는 쉽지 않다.
회피실시가 일어날 수 있는 이유를 살펴보자. 먼저 현행 특허법은 특허의 설정등록 이후에는 권리관계의 안정을 위하여 특허발명의 보호범위를 실질적으로 확정 짓는다. 특허의 설정등록 이후 특허권자가 청구범위의 기재를 변경하고자 한다면 정정심판만 가능하다. 설정 등록된 특허에 기한 분할출원 등은 불가능하다. 정정심판의 경우에도 특허발명의 보호범위를 확대하거나 실질적으로 변경하는 것은 제한된다. 이와 같이 현행 특허법은 특허의 설정 등록 이후 특허발명의 보호범위를 실질적으로 변경할 수 있는 방안을 두지 않음으로써 특허권자가 설정 등록된 특허권의 범위를 변경하는 것을 허락하지 않는다.
다음으로, 현행 특허법은 특허발명의 보호범위를 제3자에게 공시한다. 특허등록공보에 의하여 설정 등록된 특허의 청구범위의 기재가 제3자에게 공시됨에 따라, 해당 특허의 이해관계인은 해당 특허 발명의 보호범위를 판단할 수 있게 된다.
이에 따라, 제3자는 특허발명의 보호범위를 확인하고, 확정된 특허발명의 보호범위에 속하지 않는 범위에서 해당 특허발명의 기술적 사상을 이용하기 위한 방안을 도출할 수 있다. 물론, 특허발명의 청구범위의 기재가 필수 구성요소만을 포함하고, 청구범위에 사용된 용어도 권리범위를 제한하는 사항 없이 기재되어 있다면 제3자는 해당 특허발명의 보호범위를 회피하면서 해당 특허발명을 실시할 수 있는 방안을 찾기 어려울 것이다.
그러나, 위와 같이 특허 청구범위의 기재를 완벽하게 기재하기 어려운 상황이 존재한다. 일예로, 인터넷비즈니스모델(이하 BM이라 칭한다)기술에 관한 특허는 등록되더라도 타인의 모든 회피실시 방안을 제거하기 곤란한 사유를 가지고 있다. 그 중 하나로, 기술 특성상 BM 기술을 구현하기 위한 주체는 둘 이상이며 그들은 서로 대응되는 기능을 수행한다. 모바일 결제기술을 예로 들면, 모바일 단말, 중계 서버, 그리고 결제서버의 세가지 주체가 등장할 수 있다. 또한, 각 주체마다 수행하는 역할은 실질적으로 다른 주체가 수행할 수 있도록 변형될 수도 있다. 이와 같은 상황에서, 각각의 실시 주체에 대하여 개별 주체가 실시할 수 있는 모든 실시 예를 포섭할 수 있도록 청구범위가 기재되어야 타인의 회피실시 가능성을 실질적으로 제거할 수 있다.
또 다른 사유로, BM 기술은 대부분 기존의 IT 기술을 이용하여 새로운 비즈니스모델을 구현하는 점에서 진보성을 인정받기가 쉽지 않다. 종래기술과 차이점이 명확히 드러나도록 청구항을 작성하면 하나의 청구항으로 한가지 주체가 수행할 수 있는 모든 실시 예를 포섭하기가 쉽지 않다. 종래기술과의 차이점이 명확히 나타나도록 청구항을 한정하여 구체화하면, 청구항의 기재사항이 많아짐에 따라 해당 청구항에 따른 특허발명의 보호범위는 좁아지게 된다. 이에 따라 제3자의 회피 가능성은 높아진다.
또한, BM 기술은 변형되어 실시될 가능성이 크다. 특허 출원시의 아이디어를 제품에 적용함에 있어서 제품 개발에 따른 개량 이슈도 있겠지만 시장의 요청 또는 정부의 규제에 따라 기술이 변형되어 제품에 적용되는 경우도 많다. 또한, 살펴본 바와 같이 제3자가 특허 발명의 보호범위를 악의적으로 회피하여 해당 기술을 실시할 수 있는 여지도 많다. 핀테크의 경우를 보더라도 기업마다 유사한 기술을 이용하여 서비스를 제공하는 사례가 많이 발견되고 있다. 이와 같이, BM 기술의 경우 변형 가능한 형태가 다양하고, 한 시점에서 미래에 이용될 기술의 적용 예를 예측하기 어렵다. 따라서, 출원 단계에서 권리를 완벽하게 잡는 것은 쉽지 않다.
이러한 문제를 해결하기 위하여, 특허의 출원 계속을 유지하는 전략을 고려할 수 있다. 해당 특허의 출원 계속이 유지되고 있으면, 특허가 설정등록 된 후에도 타인의 실시 태양을 확인한 후, 출원 계속을 유지하고 있는 특허를 활용하여 타인의 실시 태양에 맞춘 특허권을 확보할 수 있다. 이에 따라 특허청구범위의 기재에 따른 특허 발명의 보호범위에 제3자의 실시 태양이 속하는지 여부에 대한 분쟁을 줄일 수 있다.
설정 등록된 특허와 달리, 출원 계속 중인 특허 출원은 청구범위의 보정 또는 분할출원이 자유롭다. 출원 계속 중인 특허 출원의 보정 또는 분할출원 방안을 활용함으로써 특허 출원의 청구범위의 기재를 실질적으로 변경할 수 있다. 이에 따라 시장에서의 요청에 따른 기술의 변형 실시 태양은 물론, 제3자의 악의적 회피 실시 태양을 확인 및 분석한 후, 출원 계속 중인 특허의 청구 범위의 기재가 타인의 실시 태양을 정확히 포섭하도록 보정하여 특허권을 설정 등록 받음으로써 특허발명을 실질적으로 보호할 수 있다.
개정 특허법은 특허등록결정 이후 설정등록 전까지의 기간에도 특허출원의 분할을 허용하고 있다. 특허 출원인은 특허의 등록결정으로 해당 특허의 특허성을 인정받았다면, 해당 특허발명이 실질적으로 보호될 수 있도록 출원계속을 유지하기 위한 분할출원을 적극적으로 고려할 필요가 있다.
이러한 분할출원의 목적은 단순히 출원 계속을 유지하기 위한 것에 불과하다. 타인의 실시 태양을 검토하지 않고서 유사 권리범위를 사전에 확보하기 위한 특허의 등록을 위한 것이 아니다. 따라서 최대한 심사청구를 늦춘다거나 심사 진행을 늦추기 위한 전략을 적극적으로 고려할 수 있다. 예를 들면, 심사청구일을 최대한 늦추거나, 거절이유통지에의 대응 기간 연장을 적극적으로 활용하거나, 특허가 등록되지 않도록 의도적으로 거절사유를 유도할 수 있다. 설령, 분할출원의 심사가 진행되어 등록결정이 이루어 진다고 하더라도 해당특허를 설정 등록하지 않고 포기하면서 새로운 분할출원을 고려할 수도 있다.
BM 기술은 아이디어를 실제 제품에 적용하는데 소요되는 시간이 짧지만 이에 따른 사회적 파장은 매우 크다. 등록특허와 함께 해당 특허의 분할 출원의 출원 계속을 유지하고 있다면, 제3자는 특허 발명을 이용하기 위한 방안으로 회피설계 방안을 고려하기 어려울 것이다. 또한, 기술의 발전과 시장의 요청에 따른 특허 발명의 다른 실시 예에 대하여도, 특허권자는 해당 실시를 확인 후 관련 특허권을 설정등록 받을 수 있다. 그리하여, 특허권자는 특허발명의 실질적인 보호를 이룰 수 있을 것이다.