미국 형평법의 특허관련 부정행위는 쟁점 특허의 출원자가 출원과정에서 USPTO를 상대로 한 부정행위를 징벌하는 것으로 그 결과는 특허무효까지 될 수 있으며 이렇게 무효된 특허는 재출원 할 수 없다. 반면 특허남용(misuse)은 특허권에 속하지 않은 권리행사로서 특허무효까지는 되지 않지만 특정 침해피의자에게는 적용할 수 없고, 남용행위를 중지하면 특허효력은 유지된다.

정보 개시 의무 등 위반
그 결과는 특허 무효까지지 무효된 특허,
재출원 못해

부정행위는 제출하지 않은 정보들에 따라서 3가지로 나뉜다. 첫째는 사기 또는 정보개시 의무의 위반으로서, 중대한 허위 진술, PTO를 속일 목적의 누락행위, 잘못된 정보나 오도할 수 있는 정보 또는 부적절한 정보 제공행위, 제공해야만 하는 정보의 비제출이 해당된다. 또한 특허등록허가통보(notice of allowance) 이후 특허증서 발급비 납부 전까지 제출해야 할 Information Disclosure Statement(IDS) 비제출도 해당된다. 둘째는 발명자의 선서의무 위반에 관련된 것으로, 출원 시에 제출한 출원인이 특허발명의 진실한 첫 번째 발명자(true and first inventor) 선서의 허위, 심사관 거절을 극복하기 위한 허위선서, 선서자와의 개인적•업무적 관계 또는 해당 특허에 대한 이해관계 비공개가 해당된다. Refac Int‘l v. Lotus Development (Fed. Cir. 1996)에서 쟁점 특허의 공개한 사실로는 불충분하다는 심사관의 거절판정에 출원자는 3명의 전문가 진술서를 제출했는데 이 중에 1명은 출원자의 전직 고용인인 사실을 포함하지 않았다. 특허권자는 문제의 진술서가 다른 2개의 진술서와 누적됨으로 특허출원과는 무관하다고 주장했지만, 법원은 모든 진술서는 내재된 중요성(inherent materiality) 으로 인해 그런 사실을 포함하지 않은 것은 부정행위이며 그 결과 특허무효로 판결한다.

마지막으로 상기 2가지를 제외한 모든 행위를 포함한 부정행위들이 있다. 예를 들어서 (1)§102 신규성 조항의 선판매금지, 공공실시 관련 정보와 (2)심사에서 고려했던 선행기술보다 더 적절한 선행기술 비포함 (3)외국어 참고문헌의 불완전한 설명이나 미비한 번역 (4)특허적절성 입증을 위해 제출한 허위 데이터나 부적절한 의견 (5)출원일보다 빠른 발명일을 입증하는 허위 선서 (6)재심사 대상 특허의 소송연관 여부 누락행위 등이 있다.

미국 Patent Attorney

침해피의자가 출원자의 부정행위를 침해소송방어로 사용하려면 (1)누락•제출된 관련 정보의 중요성과 (2)출원자의 의도를 증명해야 한다. 관련 정보의 중요성 관련 판결들을 성문화한 37 C.F.R. §1.56은 모든 관련정보는 중요한 것으로 여긴다. 예외는 해당 정보가 USPTO에 이미 제출된 다른 자료들과 누적되지 않았고 (1)누락된 해당 정보 자체나 다른 정보와 연계해서 청구항의 비 특허적절성 증명의 일단의 사건(prima facie case)이 아니거나, 또는 (2)PTO의 비 특허적절성 논쟁에 반대나 본인의 특허적절성 주장을 부정•모순되지 않아야만 한다. 결국 누적된 모든 정보는 부정행위의 중요도에 해당하는 가장 넓은 범위로 보기 때문에 American Hoist v. Sowa (Fed. Cir. 1984), 침해피의자는 모든 관련 자료를 제출하는 것이 바람직하다.

출원자의 기만•오도 의도
직접 증거로 입증 어려워
상황따라 간접입증도 가능

실제 소송에서 출원자의 기만•오도 의도를 직접증거로 입증은 어렵기 때문에 여러 상황을 고려한 간접적 입증을 해도 된다. Hewlett-Packard v. Bausch & Lomb (Fed.Cir. 1989). 그렇다고 출원자가 선행기술 정보를 제출하지 않았다는 것만으로는 부족하고, 출원자의 사기의도를 추론할 수 있는 증거가 있어야 한다. 이런 증거를 출원자의 행동에서 찾기 어려우면 쟁점특허 출원을 했던 Patent Attorney의 파일에서 찾아보는 것도 한 방법인데, 참고로 Patent Attorney와 출원자의 특허출원 관련 파일은 변호사의 비밀특권 (attorney-client privilege)에 해당되지 않는다.

이런 정보의 최저수준(threshold level) 중요성은 정보의 중요성과 출원자의 의도를 기준으로 판단하는데, Halliburton v. Schlumberger Tech. (Fed. Cir. 1991)은 “정보의 중요도가 높을수록 출원자의 사기의도도 크다 (A high level of materiality can offset a low level of intent, and vice versa)”고 판단기준을 제시했다. 정보의 중요도가 반드시 쟁점특허를 무효로 만들 정도는 아니어도 됨으로 Merck v. Danbury Pharm. (Fed.Cir. 1989), 침해피의자는 쟁점특허 출원에 관련 있을 것 같은 정보는 모두 제출하는 것이 소송에서 취할 바람직한 태도이다.

부정행위는 쟁점특허는 물론, 관련 연속출원으로 등록된 특허도 무효시킬 수 있다. Consolidated Aluminum v. Fesco Int‘l (Fed. Cir. 1990)의 특허는 출원자가 최적실시예를 의도적으로 누락시킨 것이다. 이후 이 출원자는연속출원서에최적실시예를 기재했지만, 법원은 즉각적이고 필요한 관계(immediate and necessary relation)에 있는 연속신청을 ’더러운 손(unclean hand)’으로 했기에 원 특허뿐만 아니라 관련 연속출원으로 등록된 모든 특허를 무효로 판결했다. 부정행위는 관련출원을 준비•진행한 특허변호사와 출원서류의 작성•진행의 실질적인 관련자 개인•모두가 알고 있거나 알려져 있는 정보 중에 심사에 중요한 사항으로 판단되는 정보를 심사관에게 개시할 의무를 수행하지 않아도 해당된다. Brasseler v. Stryker Sales (Fed.Cir. 2001).

쟁점특허 연속 출원자
최적실시예 고의 누락
법원서 특허 무효판결

최근에는 동일 출원인의 유사한 내용을 포함한 다른 특허의 출원서를 다른 심사관이 검사한 Office Action과, 중복특허(double patenting) 이슈가 있을 수 있는 관련 특허의 등록허가도 중요한 정보로 판결하면서 정보 중요도 범위를 넓히고 있다. McKesson Info. v. Bridge Medical (Fed. Cir. 2007). 또한 반복되는 심사관의 화학공정 관련 보고서와 Data 개시 요구에 불응과 Cargil v. Canbra Food (Fed. Cir. 2001), 중요 외국어 참고자료의 영어번역본 비제출도 부정행위 의도 존재로 판결하는 등 부정행위의 의도 요건 기준을 낮추고 있다.Semiconductor Energy v. Samsung Electronics (Fed.Cir. 2000).

Molins v. Textron (Fed. Cir. 1995)의 쟁점특허 출원서에 관련 자료는 제출된 IDS에 있지만 IDS 목차에는 열거되지 않았다. 헌데 심사관은 이 자료의 매 페이지마다 이니셜(initial)을 했다. 법원은 이런 심사관의 이니셜은 공무원인 심사관 본인의 특수 분야이고 본연의 업무인 특허출원에 관련해서 제출된 IDS에 포함된 자료를 검토했다는 증거임으로, 출원자가 자료를 제출하지 않았다고 볼 수 없기에 부정행위에 해당하지 않는다고 판단했다. 하지만 목차에 열거하지 않은 사실은 심사관이 관련 자료를 검토하지 않게끔 하려는 악의의 증거가 될 수는 있다고 판시했다.