종업원의 경우?

Q: A사의 종업원이 B회사에 출장(또는 파견)을 가서 직무발명을 한 경우, 그 발명은 어느 회사의 직무발명인가요?

서울중앙지방법원 2009. 11. 11. 선고 2009가합72372 판결: 직무발명에서의 '종업원 등'이라 함은 사용자(국가, 법인, 사장 등)에 대한노무제공의 사실관계만 있으면 되므로, 고용관계가 계속적이지 않은 임시 고용직이나 수습공을 포함하고, 상근ㆍ비상근, 보수지급 유무에 관계없이 사용자와 고용관계에 있으면종업원으로 보게 된다.

A: 출장기간 중 B사의 사원이 되어 B사에서 급여를 받고 B사의 지휘 내지 명령까지 받았다면 B사의, 그 반대라면 A사의 직무발명이 됩니다.

* 종업원이 사내창업을 위한 휴직을 하여 창업된 회사에서 근무하는경우에도 동일합니다.

직무해당성은 누구한테있나요?

Q: 악기회사의 공작과 지능직 사원으로 입사하여 회사를 퇴직할 때까지 공작과 내 여러 부서에 숙련공으로 근무하면서 금형제작, 센터핀압입기제작, 치공구개발 등의 업무에 종사한 자가 피아노 부품의 하나인 플랜지의 구멍에 붓싱을 효과적으로 감입하는 장치를 고안한 경우, 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 직무발명에 해당할까요?

대법원 1991.12.27. 선고 91후1113판결: 직무발명에 관한 규정인 구 특허법 제17조제1항의 “그 발명을 하게 된 행위가 피용자 등의 현재 또는 과거의 업무에 속하는 것”이라 함은 피용자가담당하는 직무내용과 책임 범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 뜻한다.

A: 종업원이 위 근무기간 중 위와 같은 고안을 시도하여 완성하려고 노력하는 것이 일반적으로 기대되므로 위 고안이 직무발명에 해당합니다.

* 자동차의 운전사, 경보기제조회사의수위, 단순현장소장: 자유발명

아이디어(발명자)는 누구인가요?

Q: 갑이 피리벤족심(Pyribenzoxim) 등의 제품화를 맡아달라는 제안을 받고 ‘제초제 PL(Project Leader)'로 을 회사에 입사하여 피리벤족심의 본격적인 상업화 단계에서 필요한 등록시험, 독성시험, 양산공정, 잔류시험 등에 직접 관여하고, 약해 극복에 관한 아이디어와 새로운 효력 평가 방법을 제안하고 실험과정에 관여한 결과, 을 회사 연구팀이 피리벤족심의 특이한 문제를 해결한 특허발명을 완성한 경우, 공동발명자에 해당하나요?

대법원 2011.07.28. 선고 2009다75178 판결: 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로상호 협력하는 관계가 있어야 하므로, 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와실험만을 하였거나, 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다.

이른바 실험의 과학이라고하는 화학발명의 경우에는 당해 발명 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였는지의 관점에서 공동발명자인지를 결정해야 한다.

A: 갑은 특허발명 과정에서 이른바 PL로서 구체적인 착상을 하고 부하에게 발전 및 실현을 하게 하거나 소속 부서 내의 연구가 혼미할 때 구체적인 지도를 하여 발명을 가능케 하였으므로 위 발명들의 공동발명자에 해당합니다.

미등록 발명의 경우?

Q: 아직 완성되지 아니하거나, 출원 중으로 아직 등록되지 아니한 발명도 직무발명에 해당하나요?

대법원 1994.12.27. 선고 93후1810판결: 특허를 받을 수 있는 발명은 완성된 것이어야 하고 완성된 발명이란 그 발명이 속하는분야에서 통상의 지식을 가진 자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로구성되어 있는 발명으로 그 판단은 특허출원의 명세서에 기재된 발명의 목적, 구성 및 작용효과 등을 전체적으로고려하여 출원 당시의 기술수준에 입각하여 판단하여야 할 것이다.

서울중앙지방법원 2009가합48041 판결: 사용자등이 승계한 직무발명이 출원 단계에 머물러 있고 아직 등록되지 않았다고 하여 당연히 직무발명 보상금 산정의 기초가 되는 사용자 등이 얻을 이익의액이 전혀 존재하지 않는다거나, 종업원 등은 위 단계에서 직무발명 보상금을 청구할 수 없다고 단정할수는 없는 것이나,

위와 같은 단계에서 종업원등의 보상금청구권이 인정되기 위해서는 사용자 등이 직무발명에 관하여 독점적 지위를 얻을 개연성, 사용자등이 위 독점적 지위 또는 독점적 지위를 얻을 개연성으로 인하여 얻을 수 있다고 합리적으로 예상되는 이익의 액 등을 인정할 수 있을 정도로 구체적인주장, 입증이 선행되어야 할 것이다.

A: 아직 완성되지 아니한 발명은 직무발명이라 할 수 없습니다.

* 출원 중으로 등록되지 아니한 발명의 경우에는 사용자 등이 직무발명에 관하여 독점적 지위를 얻을 개연성이인정되어야 직무발명이라 할 수 있습니다.

선행기술이 있는 경우특허 발명은?

Q: 종업원 갑이 자신의 직무발명에 대한 권리를 승계한 을 주식회사를 상대로 직무발명보상금 지급을 구한 사안에서, 선행기술의 존재로 인하여 무효인 특허발명을 직무발명이라 할 수 있나요?

대법원 2011.09.08. 선고 2009다91507 판결: 구 특허법 제40조제2항은 사용자가 종업원에게서 직무발명을 승계하는 경우 종업원이 받을 정당한 보상액을 결정하면서 발명에의하여 사용자가 얻을 이익액과 발명의 완성에 사용자 및 종업원이 공헌한 정도를 고려하도록 하고 있는데, 구특허법 제39조 제1항에 의하면 사용자는 직무발명을 승계하지않더라도 그 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로, 위의 ‘사용자가 얻을 이익’이란 통상실시권을넘어 직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다.

A: 을 회사가 실시한 발명이 직무발명 출원 당시 이미 공지된 것이어서 이를 자유롭게 실시할 수 있었고 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있었던 것으로 보이므로, 을 회사가 직무발명 실시로 인하여 무상의 통상실시권을 넘는 독점적·배타적 이익을 얻고 있다고 단정할 수 없으므로, 을 회사가 갑에게 직무발명과 관련하여 실시보상금을 지급할 의무가 없습니다.

Q: 종업원 갑이 출원한 직무발명에 관하여, 미국 특허청과 선행발명과 비교할 때 신규성 내지 진보성이 결여되어 등록될 수 없다는 취지의 최종 거절이유(Final Rejection)를 통지하였고, 유럽 특허청 역시 같은 이유로 거절결정을 하였으며, 한 사실이 인정되고, 이에 더하여 갑이 이 사건 발명의 주된 특징으로 일관되게 주장하고 있는 청구항 제1항의 기재 자체로 보았을 때, 그 내용이 별지3 목록 1 내지 3 기재 도면에 개시되어 있다고 보이는 경우, 이를 직무발명이라 할 수 있나요

서울중앙지방법원 2009가합48041판결: 사용자 등이 승계한 직무발명이 출원 단계에 머물러 있고 아직 등록되지 않았다고 하여 당연히 직무발명 보상금 산정의 기초가 되는 사용자 등이 얻을 이익의 액이 전혀 존재하지 않는다거나, 종업원 등은 위 단계에서 직무발명 보상금을 청구할 수 없다고 단정할 수는 없는 것이나, 위와 같은 단계에서 종업원 등의 보상금청구권이 인정되기 위해서는 사용자 등이 직무발명에 관하여 독점적 지위를 얻을 개연성, 사용자 등이 위 독점적 지위 또는 독점적 지위를 얻을 개연성으로 인하여 얻을 수 있다고 합리적으로 예상되는 이익의 액 등을 인정할 수 있을 정도로 구체적인 주장, 입증이 선행되어야 할 것이다.

A: 사용자가 이 사건 발명의 실시를 배타적으로 독점할 수 있는 지위를 취득하여 얻을 수 있다고 예상되는 이익액을 인정할 수 없으므로, 이를 전제로 하는 갑의 보상금청구는 이유가 업습니다.

통상실시권

Q: 종업원 갑이 A회사에서 직무발명을 완성한 후 퇴사하여 B회사로 이직하고, B회사가 그 직무발명을 출원하여 등록받은 경우, A회사는 해당 직무발명에 관하여 통상실시권을 주장할 수 있나요?

대법원 1997.06.27. 선고 97도516판결: 구 특허법(1990. 1. 13. 법률제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제17조 제1항이나 특허법 제39조제1항에 의하면, 직무발명에 관한 통상실시권을 취득하게 되는사용자는 그 피용자나 종업원이 직무발명을 완성할 당시의 사용자이고, 그에 따른 특허권의 등록이 그 이후에이루어졌다고 하여 등록 당시의 사용자가 그 통상실시권을 취득하는 것은 아니다.

A:종업원 갑이 직무발명을 완성할 당시의 사용자인 A회사는 해당 직무발명에 관하여 통상실시권을 취득하여 이를 실시할 수 있습니다.

해당 직무발명의 승계

Q:종업원 갑이 직무발명을 완성하였으나, 당시 A회사에는 직무발명에 관한 계약이나 근무규정이 없었으며, 자금사정의 악화로 해당 직무발명에 대한 보상을 기대할 수 없는 상황에서, A회사의 비용으로 해당 직무발명에 관하여 갑의 명의로 출원 및 등록되도록 한 경우에, A회사는 해당 직무발명에 관한 통상실시권을 가지는 것을 넘어 직무발명에 관한 특허받을 권리의 묵시적 승계를 주장할 수 있나요?

대법원 2011.07.28. 선고 2010도12834 판결: 발명진흥법은 미리 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자 등이 종업원 등의 의사와 다르게 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없고(제13조 제1항 단서), 그 밖에도 종업원 등은 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 계약이나 근무규정에따라 사용자 등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다고 정함으로써(제15조 제1항) 종업원 등의보호를 꾀하고 있는데, 이와 같은 법조의 취지에 비추어 보면, 종업원등의 의사가 명시적으로 표시되거나 혹은 묵시적 의사를 추인할 수 있는 명백한 사정이 인정되는 경우 이외에는 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수있는 권리나 특허권 등을 사용자 등에게 승계시키는 합의가 성립되었다고 쉽게 인정할 수 없다.

A: 종업원 갑이 한 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리는 당연히 발명자인 피고인들에게 있으므로 사용자인 A회사가 발명의 특허출원을 하기 위하여는 갑으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하여야 하는데, 제반 사정에 비추어 A회사가 위 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 적법하게 승계하였다고 할 수 없으므로, 갑이 위 직무발명에 대하여 특허출원인 명의를 회사가 아닌 갑의 명의로 변경하여 출원하였다 하여 그와 같은 행위가 업무상배임죄에 해당한다고 할 수 없다. 결국 A회사는 종업원 갑이 한 직무발명에 대한 묵시적 승계를 주장할 수 없습니다.

* 이 사건 직무발명에 대한 특허출원 비용을 A회사가 부담하였다 하더라도이는 A 회사 스스로의 이익을 위한 행위에 불과하여 그 특허를 받을 수 있는 권리에 관한 양도합의의성립을 추인할 만한 합리적인 사정이라고 할 수 없을 뿐만 아니라, 갑이 피해자 A회사 임직원의 지위에 기하여 이 사건 직무발명의 특허 출원에 관련된 업무절차에 대하여 별다른 이의 없이 결재하였다는등의 사정만으로 보상에 대한 아무런 언급이 없음은 물론 자금사정의 악화로 피해자 A회사로부터 정당한보상을 받을 것을 기대하기조차 어려운 상황에서 갑에게 이 사건 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 피해자 A회사에 양도하기로 하는 묵시적 의사가 있었다고 쉽게 추인할 수는 없습니다.

Q: 직무발명 사전승계 약정 등의 적용을 받는 종업원 갑이 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 A회사에게 알리지 아니한 채 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자의 적극 가담 아래 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마친 경우에, A회사는 그 제3자에게 특허권이전등록청구를 할 수 있나요?

대법원 2014.11.13. 선고 2011다77313,77320 판결: 양도인이 특허를 받을 수 있는 권리를 양수인에게양도하고, 그에 따라 양수인이 특허권의 설정등록을 받았으나 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을상실하게 된 경우에, 특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 동일한 발명에 관한 것이라면, 양도계약에 의하여 양도인은 재산적 이익인 특허를 받을 수 있는 권리를 잃게 되고 양수인은 법률상 원인 없이특허권을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있으므로, 양도인은 양수인에 대하여 특허권에 관하여 이전등록을청구할 수 있다.

한편발명진흥법 제12조 전문, 제13조 제1항, 제3항 전문, 발명진흥법 시행령 제7조가종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 ‘종업원 등’이라한다)으로 하여금 사용자·법인에 직무발명 완성사실을 문서로 통지하도록 하고, 사용자 등이 위 통지를 받은 날부터 4개월 이내에 발명에 대한 권리의승계 여부를 종업원 등에게 알리지 아니한 경우 승계를 포기한 것으로 간주되는 효과가 부여되는 점 등에 비추어 보면, 사용자 등이 종업원 등의 위 통지가 없음에도 다른 경위로 직무발명 완성사실을 알게 되어 직무발명 사전승계 약정등에 따라 발명에 대한 권리를 승계한다는 취지를 종업원 등에게 문서로 알린 경우에는 종업원 등의 직무발명 완성사실 통지 없이도 같은 법 제13조 제2항에 따른 권리 승계의 효과가 발생합니다.

A: 직무발명 사전승계 약정 등의 적용을 받는 종업원 갑이 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 A회사에게 알리지 아니한 채 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자의 적극 가담 아래 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마친 경우에, 위 직무발명 완성사실을 알게 된 사용자 A회사로서는 종업원 갑에게 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 권리 승계의 의사를 문서로 알림으로써 위 종업원 갑에 대하여 특허권이전등록청구권을 가지게 됩니다.

그리고위 이중양도는 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위로서 무효이므로, 사용자 A회사는 위 특허권이전등록청구권을 피보전채권으로 하여 종업원갑의 제3자에 대한 특허권이전등록청구권을 대위행사할 수 있습니다.

* 따라서 A회사는 종업원갑에게 직무발명 승계사실을 통지한 후, 갑에 대한 특허권 이전등록청구권에 기초하여 제3자에게 갑에 대한 특허권이전등록청구를 할 수 있고, 다시 갑에대한 특허권이전등록청구를 통하여 최종적으로 특허권을 취득할 수 있습니다.

보상금 산정은?

Q: A회사가 종업원 갑의 직무발명에 기초하여 제품을 개발하여 납품한 경우, 그 납품계약의 총액을 기준으로 직무발명에 대한 보상금을 산정해야 하나요?

서울고등법원 2007. 8. 21. 선고 2006나89806판결: 피고회사가 이 사건 특허발명에 기초하여 납품계약을 체결한사실은 앞서 인정한 바와 같으나, 위와 같은 납품계약의 총액이 이 사건 특허권의 독점적, 배타적 효력에 기인한 것인지, 아니면 통상실시권의 효력에 기인한것인지, 또한 양자가 병존해 있다면 그 각 가치가 얼마인지 여부에 관하여 원고의 추가적인 입증이 없는이 사건에 있어서 위 인정사실만으로 사용자가 얻을 이익액을 산정하기는 어렵다.

A: 해당 제품에 대하여 다른 경쟁회사도 대체품을 생산할 수 있다면, 이 사건 직무발명에 기한 특허권의 독점적, 배타적 효력에 기인하여 납품하였다고 볼 수 없고, 그 납품계약의 총액을 기준으로 직무발명에 대한 보상금을 산정할 수 없습니다.

* 서울고등법원 2013나2*****판결: 현재 피고가 이 사건 각 특허발명을 직접 실시하고있다고 보기에 충분한 증거가 없는 점, 피고의 경쟁회사들도 이 사건 각 특허발명과 다른 독자적인 방법으로전화번호를 검색하는 제품을 생산하고 있는 것으로 보이는 점, 따라서 경쟁회사들이 이 사건 각 특허발명을실시할 수 없게 함으로써 얻은 피고의 이익이 전혀 없다고 평가할 수는 없으나 그 액수는 상당히 적을 것으로 보이는 점, 특히 이 사건 제1 특허발명은 진보성이 부정되어 무효로 될 가능성이있는 점 등을 종합해 보면, 이 사건 각 특허발명의 가치는 매우 낮은 편으로서 그 독점권 기여율 역시미미하다고 보이므로 이를 0.2%로 정한다.

소멸시효는 언제부터?

Q: A회사의 직무발명보상 관련규정이 “① 직무발명에 의한 특허권의 실시에 의해 회사에 기여한 것으로 인정되는 것에 대해서는 해당사업부장과 지적재산 담당임원의 심의를 거쳐 기여실적액의 5% 범위 내에서 보상금을 지급할 수 있다. ③ 첫 회분은 제품출시년도의 다음 회계 연도 1년 동안의 실적을 평가하여 보상금을 지급한다.”라고 규정되어 있는 경우, A회사의 직무발명 실시에 따른 종업원 갑의 직무발명보상금청구권의 소멸시효는 언제부터 시작되나요?

대법원 2011.07.28. 선고 2009다75178 판결: 직무발명보상금청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고, 기산점은 일반적으로사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 하나, 회사의 근무규칙등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다.

A:A회사의 직무발명 실시에 따른 종업원 갑의 직무발명보상금청구권은, 위 규정에 따라 해당사업부장과 지적재산담당임원의 심의가 이루어지고, 해당 실시제품이 제품화된 다음 회계연도의 1년 동안의 실적을 평가한 후에야 비로소 행사가 가능하므로, 소멸시효의 기산점은 아무리 빨라도 실시제품 출시 후 2년이 되는 해의 1월 1일 이후가 됩니다.

소득세 비과세는 어떻게?

Q: 소득세법 제12조 제5호 라목은 종업원이 발명진흥법 제2조 제2호에 따른 직무발명으로 발명진흥법 제15조에 따라 사용자로부터 받는 보상금에 대해서는 소득세를 과세하지 아니한다고 규정하고 있는데, 특허출원단계에 있는 직무발명에 관하여 기술이전이 되어 보상금을 지급한 경우에 소득세가 비과세되나요?

서울중앙지방법원 2009가합48041판결: 사용자등이 승계한 직무발명이 출원 단계에 머물러 있고 아직 등록되지 않았다고 하여 당연히 직무발명 보상금 산정의 기초가 되는 사용자 등이 얻을 이익의액이 전혀 존재하지 않는다거나, 종업원 등은 위 단계에서 직무발명 보상금을 청구할 수 없다고 단정할수는 없는 것이나, 위와 같은 단계에서 종업원 등의 보상금청구권이 인정되기 위해서는 사용자 등이직무발명에 관하여 독점적 지위를 얻을 개연성, 사용자 등이 위 독점적 지위 또는 독점적 지위를 얻을개연성으로 인하여 얻을 수 있다고 합리적으로 예상되는 이익의 액 등을 인정할 수 있을 정도로 구체적인 주장, 입증이선행되어야 할 것이다.

A:종업원등이 한 발명에 관하여 특허 출원 단계에서 기술이전이 되어 기술료 인센티브가 지급된 경우, 해당 발명은 기업이 기술료를 지급하고 기술이전을 받을 정도로 신규성과 진보성이 인정되는 기술로 향후 등록될 개연성이 높은 경우로서 직무발명에 해당한다고 보아야 할 것이고, 그 기술이전으로부터 얻는 기술료는 ‘사용자 등이 독점적 지위로 인하여 얻은 이익액’에 대한 입증자료로 사용될 수 있을 것이므로, 그에 따라 지급된 인센티브는 소득세법 제12조 제5호 라목 1)에서 정한 ‘종업원이 발명진흥법 제15조에 따라 사용자로부터 받는 보상금’에 해당하여 소득세가 비과세되어야 합니다.