부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목의 부정경쟁행위

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작성일: 2016.06.22

1. 서론

2013. 7. 30. 개정된 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목은 “(가)목 내지 (자)목에서 규정하고 있는 부정경쟁행위 이외에 타인의 투자와 노력이 담긴 성과물을 공정한 상거래관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 법률상 보호가치가 있는 이익을 침해하는 행위”를 부정경쟁행위로 규정하고 있습니다. 이는 판례에서 민법상 불법행위의 법리를 통하여 규율해 온 일반적인 부정경쟁행위를, 부정경쟁방지법상 부정경쟁행위의 한 유형으로 추가한 것으로, 경쟁자들이 시장에서 공정하게 경쟁을 하는 데 기초가 되는 ‘법률상 보호할 가치가 있는 이익’에 대한 보호의 공백을 없앰으로써, 공정하고 건전한 경쟁과 거래질서를 확립하고자하는 부정경쟁방지법의 목적을 제대로 달성하고자 신설된 조항입니다.

최근 (차)목을 원인으로 한 청구가 늘어나고 있으며, 하급심의 인용 사례 또한 늘어나고 있습니다. 서울중앙지방법원은 법 제2조 제1호 (가)목 내지 (자)목의 행위유형에 해당하나 위 각 목에서 정하고 있는 부정경쟁행위로 인정되기 위한 요건을 갖추지 못한 행위에 대해서도 (차)목이 적용될 수 있다고 판시하고 있고(서울중앙지방법원은 2015. 10. 30. 선고 2014가합567553 판결), (가)목, (다)목 또는 (차)목이 선택적으로 청구된 경우 (가)목 및 (다)목에 해당하는지 여부를 판단하지 않고 (차)목에 해당하는지 여부만을 판단한 바 있습니다(서울중앙지방법원은 2015. 1. 29. 선고 2014가합552520 판결).

현재까지는 (차)목 부정경쟁행위에 대한 대법원 판결은 없으며, 고등법원의 판결 중 HERMÈS 사건(2016. 1. 28. 선고 2015나2012671 판결)이 유일하게 (차)목의 부정경쟁행위를 인정한 사건입니다. 이하에서는 HERMÈS 사건을 중심으로 국내 사례 및 독일의 사례를 소개하겠습니다.

2. 부정경쟁방지법 (차)목 부정경쟁행위 판단 기준

서울고등법원 2016. 1. 28. 선고 2015나2012671 판결은 유명 상표인 “에르메스(HERMÈS)"의 ”버킨 백“과 ”캘리 백“을 모방한 제품을 판매한 행위에 대하여 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목의 부정경쟁행위에 해당한다고 판단하였습니다.

위 판결은 입법취지에 비추어 (차)목에서 금지하는 부정경쟁행위(이른바 ‘성과모용행위’)에 대한 판단 기준을 제시하였는데, (차)목이 정한 부정경쟁행위에 해당하는지 판단함에 있어서는,

① 보호되어야 한다고 주장하는 성과 등이 ‘상당한 투자나 노력’으로 만들어진 것인지 살펴본 다음,

② 전체 법체계 내에서 그 성과 등을 이용함으로써 침해되었다는 경제적 이익이 ‘법률상 보호할 가치가 있는 이익’에 해당한다고 볼 수 있는지를 규명하여야 합니다. 또한

③ 그러한 침해가 현재 우리나라 시장에 형성되어 있는 관행과 질서 체계에 의할 때 ‘공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법’이라고 평가되는 경쟁자의 행위에서 비롯되었는지가 기준이 된다고 판시하였습니다.

위 기준에 따라 법원은

① 제품의 독특한 디자인적 특징이 수요자들에게 잘 알려져 있는 점, 국내 매출이 높은 점, 수요자들에게 인기가 많은 점, 광고에 많은 투자를 한 점 등을 근거로 에르메스의 버킨백과 켈리백의 형태는 “원고들의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등”에 해당한다.

② 피고는 핸드백을 국내에서 판매하고 있는 원고의 경쟁자로, 버킨 백과 켈리 백 형태를 입체 포토 프린팅 (3D photo-printing) 기법으로 인쇄하여 제조, 판매함으로써 원고들의 허락없이 원고의 성과를 자신의 영업을 위하여 무단으로 이용하였다.

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③ 원고 제품과 같이 고가의 핸드백은 상품 형태가 가지는 디자인적 특징이나 상품의 명성·이미지가 그 재산적 가치를 형성하는 핵심적인 요소인바, 이에 대해서는 법적 보호가 주어져야 하는데, 피고의 행위는 원고들의 노력과 투자에 편승하여 부당하게 이익을 얻는 해위에 해당한다.

고 판단하여 원고들의 금지청구 및 손해배상 청구를 인용하였습니다.

또한 하급심에서는 제품이 이룬 성과의 정도와 사회적․경제적 가치, 상품 형태 모방의 정도, 양 당사자 사이 보호가치 있는 이익의 형량 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여 (차)목 해당 여부를 판단하고 있습니다. 아래는 최근 법원에서 (차)목을 인정한 사례입니다.

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판례는 원고가 보호받아야 한다고 주장하는 ‘성과’가 보호할 가치가 있는 것인지를 판단함에 있어 거래상 인지도, 매출액, 수요자의 요구 정도, 상품 개발이나 시장 개척을 위한 노력과 비용, 상표나 디자인 등록 여부 등을 기준으로 하고 있습니다. 또한 (차)목의 부정경쟁행위에 해당하는지 판단하기 위하여 모방의도 및 모방정도, 제품의 출처에 대한 일반 수요자들의 오인․혼동가능성, 원고 제품의 명성 손상 여부, 성과를 도용하지 않은 경쟁자를 보호할 필요성 등을 종합적으로 고려하고 있습니다.

3. 독일의 사례

가.§4 Nr. 9 b) UWG 가치평가의 부당한 이용1)

§4 Nr. 9 b) UWG는 일종의 성과물을 보호하며, 이를 통해 상표권과 디자인권을 보충하는 부정경쟁방지법적 보호 규정입니다.

원고의 성과물이 다른 성과물과 비교하여 ‘경쟁적 특성(Wettbewerbliche Eigenart)’을 가지고 있는 경우, 즉 성과물로 인해 성과물의 창출자가 다른 사람들보다 경쟁적 우위에 있을 수 있거나 경제적 이익을 얻을 개연성이 높다면 이러한 성과물은 제3자의 모방행위로부터 보호받아야 할 가치가 있습니다. 경쟁적 특성은 수요자가 제품을 접했을 때 떠올리는 모든 긍정적인 이미지, 즉 기대품질, 제품의 이미지, 수요자의 선호도 외에 편안함이나 익숙함 등 모든 것이 해당되며, 기업에 대한 가치 평가도 포함합니다. 이러한 경쟁적 특성은 모방대상의 창작성, 형태의 수준, 거래상 인지도, 매출액 등을 통해 간접적으로 판단될 수 있고 개발과 시장개척을 위한 노력과 비용의 소비도 판단의 기준이 될 수 있습니다. 또한 제품의 신규성은 경쟁적 특성의 인정에 대한 간접적 역할을 할 수 있고 제품의 주지성은 경쟁적 특성의 정도를 더욱 강하게 만들 수 있습니다.2)

나.판단 기준

1) 본질적 구성요소의 모방

독일의 경우 §4 Nr. 9 b) UWG ‘가치평가의 부당한 이용’을 판단함에 있어서는 모방의 정도, 모방된 제품의 명성 등을 종합적으로 고려하여야 하는데, 원칙적으로 타인 제품의 구성요소 중 거래 업계에 잘 알려진 구성요소와 유사한 구성요소를 사용하는 경우 부정경쟁행위에 해당한다고 보고 있습니다.3)

일반적으로 수요자들은 두 제품들을 동시에 인식하지 않고, 기억된 이미지를 근거로 두 제품을 비교합니다. 따라서 피고 제품에 원고 제품의 식별력을 나타내는 본질적 요소들이 보이고, 그로 인하여 원고 제품과 뚜렷한 차이가 보이지 않는다면 이는 ‘가치평가의 부당한 이용’에 해당합니다. 피고 제품이 원고 제품의 본질적인 부분을 모방하였다는 점을 인식할 수 있는 한, 비본질적인 사소한 차이점은 아무런 의미가 없는 것입니다.4)

수십 년간 독일에서 판매된 샴푸 디자인을 모방한 사안에서 쾰른 고등법원은 피고가 널리 알려진 원고 제품의 형태를 모방함으로써 원고 제품이 가지는 가치평가를 부당하게 이용하였다고 판시하였습니다(81 O 24/14 LG Köln - 6U 65/14)

쾰른 법원은 위 법리에 따라 피고 제품은 원고 제품의 본질적인 요소들을 도용하여 그 유사성의 정도가 매우 높다고 판단하였습니다. 두 제품의 모양에 차이가 있고, 두 제품 모두 제품명이 분명히 표기되어 있었으나, 이는 디자인의 본질적인 요소가 아니라고 보아, 이러한 차이점은 “성과를 도용하였다”고 판단하는 데에 아무런 영향을 주지 못한다고 하였습니다.

2) 혼동가능성이나 명성손상

‘가치평가의 부당한 이용’은 혼동가능성이나 명성 손상을 요건으로 하고 있지 않습니다.독일 연방법원은 독일의 유명한 주류인 “예거 마이스터(Jägermeister)”의 제조·판매자인 원고가, 피고의 “크로이터 마이스터(Kräutermeister)” 제품에 대한 판매금지 가처분을 신청한 사건에서, 피고의 행위는 부정경쟁행위에 해당한다고 판단하였습니다(참고자료 4 BGH 14.11.1980 1 ZR 1 34/78).

이 사건에서 원고는 피고 상표 “크로이터 마이스터(Kräutermeister)는 자신의 상표 “크로이터 리큐어(Kräuterlikör)”와 “예거 마이스터(Jägermeister)”를 합친 것으로 피고 등록상표가 무효라는 주장을 하였습니다. 이에 대하여 법원은 “크로이터 마이스터”의 상당 부분이 “예거 마이스터”를 연상하게 하나, 두 상표에 모두 사용되는 ‘마이스터’라는 용어는 독일에서 품질을 묘사할 때 흔히 사용하는 표현이기 때문에 “크로이터 마이스터”가 “예거 마이스터”를 제조·판매하는 원고의 상품으로 오인할 여지가 없어 피고의 상표에는 무효사유가 없다고 판단하였습니다. 그러나 상표법상 혼동가능성이 없기 때문에 부정경쟁의 요소가 없다고 판단하는 것은 법리적 오해라고 판시하였습니다.

유럽특허청도 마찬가지로, 불공정한 이득(unfair advantage)은 고유의 노력이나 어떠한 경제적인 보상 없이, 상표(성과)의 고객흡입력, 명성, 신뢰와 소유자의 마케팅 투자로부터 이익을 얻고, 그 명성에 “편승하여 무단 사용(free ride on the coat tails)”하여 해당 상표가 가진 신뢰와 명성을 취득하는 것으로, 설령 무단 사용이 소유자의 이익에 어떠한 침해를 가하지 않고, 상표의 식별력이나 명성에 손상을 가하지 않는다 하더라도 이러한 행위는 불공정한 것이라고 보고 있습니다(L'Oreal v Bellure, C-487/07).

위 판례는 ‘평가가치의 부당한 이용’인지 여부를 판단함에 있어 혼동가능성이나 명성 손상을 판단의 근거로서 누락시켜도 된다는 것이 아니라, 혼동 가능성이나 명성 손상은 부정경쟁행위 여부를 판단하기 위한 하나의 근거가 될 수 있으나, 혼동가능성이나 명성 손상이 없다고 하여 부정경쟁행위가 아니라고 결론내릴 수는 없다는 의미입니다.

3) 모방 시기

부당한 사용인지 여부를 판단함에 있어 고려하여야 할 사항은 상표의 등록시점 혹은 상품표지의 사용시점입니다.

피고가 상품표지를 사용하기로 결정한 시점에 원고 제품의 상품표지가 식별력이 없다거나 좋은 가치평가를 가지고 있지 않다면 피고가 유사한 상품표지를 사용한다 하더라도 연상 가능성이나 부당한 목적으로 유사 표지를 사용하였다는 점은 인정되지 않을 것입니다. 따라서 피고가 상품표지를 사용하기로 결정한 시점에 원고 상품표지에 대한 식별력, 품질에 대한 기대, 평가의 정도를 확인하여야 합니다. 그 정도가 높게 나타날수록 피고는 이에 대하여 익히 인지하고 있었을 것이라는 점, 의도적으로 유사한 상품표지를 사용하였을 것이라는 점을 인정할 수 있을 것입니다.5)

4. 결론

아직까지 (차)목 부정경쟁행위에 대한 대법원 판결은 없어, (차)목의 보호대상인 ‘성과’의 의미, ‘무단 사용’ 및 ‘경제적 이익 침해’에 대한 법리적 해석이 명확하지 않습니다. 현재로써는 고등법원 2016. 1. 28. 선고 2015나2012671 판결이 기준이 될 것으로 보이며, (차)목 부정경쟁행위를 판단함에 있어 우리 법체계와 유사한 독일의 사례를 참고로 할 수 있을 것입니다.

1) Dr. Ansger Ohly, "Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb", 2014

2) 박윤석·박해선, “성과모방행위에 관한 고찰”, 지식재산연구 제9권 제4호 (2014. 2.), 78~81면

3) BGH, GRUR 2013, 1052 = WRP 2013, 1339 - Einkaufswagen III; BGH, GRUR 2010, 1125 = WRP 2010, 1465 - Femur-Teil.

4) BGH, GRUR 1992，523，524 - Betonsteinelemente; Senat，Urt. v. 18. 7. 2014 - 6 U 4/14;KG，GRUR-RR2003 ，84，85 - TattyTeddy; OLG Hamburg，MarkenR 2011，275 ，280 = juris Tz. 55; Köhler，in: Köhler/Bornkamm， UWG，32. Auf l. 2014， 4 Rn. 9.37

5) BGHZ 34, 299, 303 -Almglocke; vgl. dazu Senatsurteil vom 9.7. 1965 in GRUR 1965, 601 , 605 roter Punkt

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